专利or商业秘密请选择王现辉

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问题提出

甲公司工作人员A工作期间掌握了甲公司的核心技术信息,跳槽到另一家公司工作后一年内申请专利并获得授权,甲公司两年后发现A的上述行为,认为自己的权益受到侵害,咨询如何保护自己的合法权益。

法律分析

这个问题看似简单,却涉及专利职务发明创造、专利法与商业秘密协同保护等方面的法律知识。《专利法》第六条 款规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《专利法实施细则》第十二条又进一步对什么是本单位?什么是本单位工作任务?什么是主要利用本单位的物质技术条件等进行具体规定,该条规定执行本单位的任务所完成的职务发明创造包括在本职工作中作出的发明创造、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造及退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。该条又规定专利法中的本单位包括临时工作单位;本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。根据上述法律规定,我们从专利保护和商业秘密保护角度入手,根据假想案例分析如何更好的保护权利人的技术信息类型的知识产权。

首先,应确定甲公司与其工作人员A之间有无证据证明存在劳动关系。劳动关系分为事实劳动关系或劳动合同关系。事实劳动关系应提供工作记录、工资报酬、证人证言、社会保险缴纳记录等证据证实劳动关系的存在。劳动合同关系应提供固定期劳动合同、无固定期限劳动合同或竞业限制协议等以证实存在劳动合同关系。根据上述法律法规规定不论是工作多年或是几个月的临时工作期限,亦或是被派驻过来临时进行工作,均认定为工作单位。对于多重工作关系中职务发明创造归属认定根本在于哪家单位取得了对发明人完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权,如果仅为一般合作关系而无劳动支配权,则该发明创造不属于职务发明创造。

其次,确定A参与或掌握甲公司技术信息情况及权利归属。劳动关系证实后,应进一步了解A在甲公司工作的具体情况,以确定是否为职务发明创造,如果是本职工作无需多讲,如果是非本职工作但却是单位交代的工作也同样可以构成职务发明创造。司法实践中发生争议最多的就是离开原单位到新单位工作后将与原单位工作任务有关的发明创造披露给新单位使用或者申请专利,本案情况即是如此。为此,须核实A在甲公司工作的具体岗位,职责,是否参与研发及研发记录,包括各种会议纪要,工作记录、聊天记录、邮件记录、工作报告、项目报告等以确定A身份和工作性质,如果核实上述证据后可以证实A具体身份和岗位职责及参与研发或掌握具体技术信息范围等,能够证实A参与或掌握某一类具体技术信息的证据,且A在没有与甲公司存在相关合同约定申请专利的权利或专利权的归属情况下,职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

再次,A申请专利或披露或者直接将商业信息交给第三方使用的性质认定。专利法规定专利采取先申请原则,谁申请在先专利归属于谁,此项规定是正常的专利研发过程,目的是为了激励发明人或设计人及时申请专利,对于非正常的申请则不是考虑谁申请在先,而是考虑权属归谁。民事案件案由规定中有两个案由,一个是专利申请权权属纠纷,指是在申请阶段专利申请权归属问题;一个是专利权权属纠纷,指的是专利申请并授权之后专利权属归属问题。甲公司如果证明A申请专利与其在单位工作任务相关或者是在单位工作期间主要利用在本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等完成的发明创造。比如说甲公司举证证明A为某项目的研发负责人,离职后一年内申请的专利与该项目相关,则可以认定A申请的专利为职务发明创造,专利申请权或专利权权属归单位。即便该发明创造也与该员工在新单位的本职工作或者分配任务有关,新单位亦不能当然因此对该发明创造享有权利。如果甲公司是在A申请阶段发明上述情况的,可以提起专利申请权权属纠纷,如果是在A授权之后发现的可以提起专利权权属纠纷之诉。性质相同只是根据专利申请的时间顺序采取不同的案由。并且无须证明具体的技术细节,只须证明专利的技术方案与A在甲公司工作期间的任务或者主要利用的物质技术条件相关即可。

第四,提起专利相关诉讼的弊端。无论是专利申请权或者专利权权属争议,只能解决权属或赔偿问题,如果甲公司考虑此举不能达到惩治A的诉讼目的,则须另寻他径。专利领域除将非专利产品上标注专利号或者失效专利号等情节严重情节构成假冒专利罪之外,不涉及刑事犯罪问题,专利侵权无论到何种程度,均不会受到刑事法律的追究。为此,甲公司考虑可否采取侵犯商业秘密罪来追究A的刑事责任。

第五,采取商业秘密之难点。甲公司认为A将自己的技术信息不仅披露给第三方使用,还申请专利,造成甲公司商业秘密处于公开状态,如果甲公司的技术信息符合商业秘密三要件,A违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的,情节严重的,应承担侵犯商业秘密罪的刑事责任。

,甲公司应以何种方式主张权利。商业秘密的侵权认定标准为“接触+实质性近似-合法来源”,即如果甲公司可以证明:(1)有商业秘密;(2)第三方的技术或经营信息与甲公司的商业秘密相同或实质相同;(3)A接触过甲公司的商业秘密;(4)第三方对其技术信息,不能证明有合法来源。则可认定侵犯商业秘密成立。这里边除了秘密性之外最难以证明的为实质性近似,即甲公司所主张的商业秘密与A披露、使用或者允许他人使用其所掌握的技术信息具有“同一性”,如果A披露信息的渠道比较直观,比如说采取邮件、


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