专利代理实务浅析创造性审查意见中的

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审查意见是专利申请过程中,专利局审查员对相关专利经过检索、审查、分析等相关工作之后,向申请人或者代理机构出具的一份书面意见,属于专利申请过程中相关法律文书,因此,我们在接受到专利局审查员所发出的审查意见后,应当在相应的期限内做出回复,否则将会导致相应的专利申请文件被视为撤回。

审查意见答复周期通常分为以下几种:

(1)实用新型专利的审查所发出的审查意见,回复周期通常是从发文日起算按照2个月+15天的方式计算终止日期。

(2)发明专利的审查所发出的审查意见,回复周期通常是从发文日起算按照:第一次审查意见4个月+15天,第二次以及第N次审查意见2个月+15天的方式计算终止日期。

当然,对于收到审查意见之后,能够合理有效,并且在对审查意见充分理解,同时,对申请文件充分掌握的基础上,能够加快对审查意见的回复,缩短上述周期,也将会有助于审查员能够更快的接触到相应的回复意见,继而加快对专利申请文件的审查,提高结案速率。

但是,往往在审查意见中都会涵盖大量的相对专业性的阐述方式,例如:“有动机”、“常规调整”、“有限次试验”等等,这就造成代理人、申请人在理解审查意见过程的障碍增加,继而造成了审查意见回复效率大幅度的缩短。

为此,笔者为了能够帮助申请人或者新入行的代理人提供理解帮助,现就在专利号为X的审查意见中所出现的“有动机去相同领域寻找技术”、“有动机根据根据实际需要”等内容的回复方式给予公开。

案例情况:

权利要求请求保护:千年朵贝古茶树扦插扩繁方法。在经审查员检索分析后,给出四篇对比文件的审查意见,大致内容如下:

“茶树短穗扦插无心土繁育技术”,刘懿,《茶业通报》,第47-48页作为对比文件1,公开了一种茶树短穗扦插繁育方法,为本申请最接近的现有技术文献。

审查员认为:本发明创造请求保护的技术方案相对对比文件1来说,区别技术特征为:茶树树种为千年朵贝古茶树,苗床分为大苗床和小苗床,大苗床建立为中间留有0.1m宽的沟,小苗床为0.45m宽,小苗床分别加盖地膜覆盖并对大苗床拱棚。继而认为:千年朵贝古茶树为茶树树种的一种,在扦插扩繁时,本领域技术人员有动机在相同领域寻找解决技术问题的方案。对于苗床结构和尺寸的设置,是本领域技术人员有动机根据实际需要对大苗床所进行的划分。在对比文件2公开了水分管理,在苗高10cm以上干旱……进行沟灌,之后排干,即就是:对比文件2公开了灌水沟,继而认为灌水沟与小苗床中间的沟作用相同,继而认为本领域技术人员有动机借鉴对比文件2中的方案在对比文件1中来使用。

鉴于上述审查员提出的“有动机在相同领域寻找”、“有动机根据实际需要进行划分”、“有动机借鉴”等阐述内容,笔者在实际案例处理过程中,是按照如下方式进行回复(有删节和提炼):

①重新拟定本发明创造权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1之间的区别技术特征,继而得出:不仅含有审查员给出的区别技术特征,还存在“扦插材料选择和扦插插枝、插穗的具体选择标准”。

②针对审查员给出的“有动机在相同领域寻找”的审查意见先做回复:结合常识得知“不同的树种对繁殖过程的理化条件是有要求的(具体举例说明),……因此,能够得知:对于茶树扦插扩繁技术……等属于常规技术手段,但是对于这些常规技术手段所形成的技术方案是否常规,这就需要准确判定”,而笔者观点是:树种之间存在对环境依附性的差异,导致不同树种在扦插扩繁过程中,采用若干的常规技术手段形成的不常规技术方案来实现,因此,对于树种之间的替换,本领域技术人员有动机寻求相同领域解决相应的技术问题的技术手段,但是所寻求到的技术手段能否与其他技术方案组成常规技术方案呢?很显然是需要甄别对待的,而在本发明创造中虽然有动机寻求技术手段来加以组合成技术方案,但是这种技术方案的形成却需要本领域技术人员作出创造性的工作才能够实现。

③针对审查员给出的“有动机根据需要”、“有动机借鉴”等审查意见的回复:首先阐述本发明创造的技术方案实际解决的技术问题是降低千年朵贝古茶树的培养成本,提高成活率,同时保障品质,实现朵贝古茶树种质资源得以保留。其次,阐述应当从整体技术方案入手,不能从每一个技术特征(技术手段)入手来评价。最后,阐述经过怎样的整体发明构思、整体技术方案,实现了怎样的技术效果,而这种技术效果又是相对对比文件1和对比文件2都是非显而易见性的,最终确定即使找借鉴也无法得到本发明创造的技术方案。并且,再次补充强调:对比文件1所适应的环境以及研究背景,同时阐述对比文件2的环境以及背景,继而分析两者之间所存在的结合障碍,继而得出无法进行结合的教导和启示的基础上,阐述其无法在对比文件2中找借鉴。

④补充阐述本发明创造实际与对比文件1相比而存在的剩余的其他区别技术特征所能够带来的技术效果,实现的技术原理,继而得出:是需要这些未被对比文件1和对比文件2所公开的的技术特征与上述已经被阐述过的技术特征以及其他必要技术特征所形成的整体技术方案能够带来的技术效果,最后,经过整体对比分析所得到的技术方案是否具有创造性评述。

该案件经过该逻辑的答复方式答复之后,二通、三通均是形式缺陷修改之后,最终获得授权。

综上,我们在面对通篇审查意见中出现的多个“有动机”等观点时,应当值得庆幸,原因在于:我们只要明确区分好审查意见中指出的有动机的技术特征是单一的技术手段还是技术方案,这种技术手段上有动机借鉴、有动机寻找,并不等于能够将这种单一的技术手段应用于整体的技术方案中。因此,审查意见答复过程中的技术手段、技术单元、技术方案的准确划分,将会有助于我们解决众多疑难问题。

文末提醒:审查意见答复过程中,应当时刻保持着整体技术方案与单一技术手段、技术单元之间的区别对待。

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笔者语:

80后的知识产权从业者,历经近10十年的经验积累,拥有专利代理师执业等相关证书,以亲自完成案例为引子,分析专利代理、知识产权代理等实务工作中的案件处理技巧,为将要或者已经从事知识产权代理行业的“年轻人”提供可借鉴性的参考。若有不同见解,欢迎大家一起讨论,共同进步,力求在“我国知识产权正从大国迈向强国”的过程中,丰富自身羽翼,助推知识产权高价值、高质量化发展。

图片来源于百家号


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