作者：爱运动的瑞律师
（）最高法知行终号
01案件背景
笔者近日代理深圳市度彼电子有限公司，在最高人民法院取得了一件专利无效纠纷行*诉讼二审案件的逆胜（该类案件据最高院最新数据表明胜诉率为6%左右），该案件中论证了“在判断是否缺少必要技术特征时，是否要忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定”、“在判断某项权利要求是否具备创造性时，尤其是涉及到现有技术是否有结合启示或改进动机时，是否需要考量专利的发明构思”等法律问题，具有一定典型性。本文将重点论述“功能性技术特征”对“缺少必要技术特征”判断的影响。
02裁判要旨
独立权利要求是否缺少必要技术特征，关键在于独立权利要求中是否记载了解决技术问题的必要技术特征，即必要技术特征的有无问题；当权利要求的限定存在“无法用结构特征来限定，或者用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当”的情形时，在认定是否缺少必要技术特征时，不应忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定。
03案件情况
笔者代理的深圳市度彼电子有限公司是本案的专利权人，案件大致情况如下：
无效宣告请求阶段：
在无效决定中国家知识产权局认定权利要求1-7不具备创造性、权利要求8-9缺少必要技术特征，并宣告专利权全部无效。
行*诉讼一审阶段：
随后深圳市度彼电子有限公司在北京知识产权法院提起了行*一审，一审维持了无效决定的认定。
行*诉讼二审阶段：
在一审败诉后，笔者接受了深圳市度彼电子有限公司的行*诉讼二审委托，并制定了全面的二审策略，最终最高人民法院认定：权利要求1-7具备创造性、权利要求8-9不缺少必要技术特征，判决撤销无效决定和一审判决，并责令国家知识产权局重新做出无效决定。至此，该案件取得了行*二审的全面逆胜，为客户保住了其宝贵的无形资产。
04法律法规
《中华人民共和国专利法实施细则》
第二十条第二款独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
《最高人民法院关于审理专利授权确权行*案件适用法律若干问题的规定（一）》
第九条以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。
对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。
《专利审查指南（）》
第二部分第二章第3.1.2节独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。
05裁判文书摘录
（一）关于权利要求缺乏必要技术特征的判断
根据专利法实施细则第二十条第二款的规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。判断独立权利要求是否缺少必要技术特征，关键在于独立权利要求中是否记载了解决技术问题的必要技术特征，即必要技术特征的有无问题；当权利要求的限定存在“无法用结构特征来限定，或者用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当”的情形时，在认定是否缺少必要技术特征时，不应忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定。
（二）关于含有功能性特征的权利要求是否缺乏必要技术特征的判断
最高人民法院《关于审理专利授权确权行*案件适用法律若干问题的规定（一）》第九条第一款规定：“以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件等技术特征或者技术特征之间的相互关系等，仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但所属技术领域的技术人员通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的除外。”第二款规定：“对于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，人民法院应当认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。”
第一，功能性特征以拟实现的特定功能或者效果限定专利权的保护范围，而不是以实现该功能或者效果的具体技术手段（结构、连接关系、步骤、工艺条件等）进行限定。功能性特征通常适用于某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下使用。虽然功能性技术特征的使用受到较为严格的限制，但并不为法律、法规所禁止。
第二，本专利权利要求8特征部分载明，包括对所述LD进行环境影响补偿的电路和对所述光敏元件进行环境影响补偿的电路，其通过对LD和光敏元件分别进行环境影响补偿解决LD和光敏元件易受环境影响的技术问题。首先，该权利要求已经限定对所述LD和所述光敏元件进行环境影响补偿的电路，为功能或效果的限定，已经记载了解决技术问题的必要技术特征。其次，虽然权利要求8中未记载对激光二极管LD进行环境影响补偿的完整的补偿电路结构，也未记载任何关于对光敏元件进行环境影响补偿的结构特征，但由于激光二极管LD及光敏元件具体结构的电路的功能或效果已经在权利要求8中限定，该功能或效果已经可以解决本专利的技术问题。同理，包括权利要求8技术特征的权利要求9也解决了易受环境影响的问题。而且，上述功能性限定的技术特征不属于上述司法解释所规定的本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述环境补偿功能或者效果的具体实施方式的情形。此类独立权利要求通过功能性限定，记载了解决技术问题的必要技术特征，应当认定其符合专利法实施细则第二十条第二款的规定，不宜再以独立权利要求中没有记载实现该功能或效果的具体结构或者方式为由，认定其缺少必要技术特征。
第三，至于功能性特征概括是否适当，对于权利要求书、说明书及附图是否公开能够实现上述功能或效果的具体实施方式，以及能否得到说明书的支持，应当另行依据专利法第二十六条第三款、第四款进行审查判断，一般不宜简单据此认定缺少必要技术特征。以功能或者效果限定的技术特征，权利要求书、说明书及附图未公开能够实现该功能或者效果的任何具体实施方式的，可以根据上述司法解释认定说明书和具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。权利人在撰写权利要求书时，可以对具体实施方式中的技术特征进行概括，例如上位概括或功能性概括，以获得比具体实施方式更为宽泛的保护范围，但是这种概括应当能够得到说明书的支持。因此，对于说明书中记载的解决技术问题的结构特征、实现方式等，权利人可以进行功能性概括，以功能性技术特征对独立权利要求的保护范围进行限定。被诉决定认为该功能性技术特征概括不适当，不能得到说明书的支持，有必要在独立权利要求中进一步限定实现功能的具体结构或者实现方式的，应当另行依据迈测公司已经提出的主张，对本专利是否符合专利法第二十六条第四款进行审查。因此，被诉决定、原审判决以权利要求8、9未能记载实现该功能的具体结构或是具体实现方式为由，认定其缺少必要技术特征，适用法律错误。
06小结
判断是否缺少必要技术特征的关键在于：确认专利要解决的技术问题，并从其所要解决的技术问题出发来判断独立权利要求是否缺少必要技术特征。并且在判断是否缺少必要技术特征时，不应忽视功能性技术特征对权利要求进行的限定。
作者：王瑞律师(