作者：何国铭律师（专于商标犯罪与商业秘密犯罪案件研究及辩护）
案发于湖南的一起案件，李某曾是湖南某华制药公司的员工，李某利用其在公司从事GMP认证指导工作的便利，从该公司中获取了权属湖南某海制药公司的某种药品的技术资料，并借用黄某的名义，向国家知识产权局申请专利，后国家知识产权局依据专利申请程序公开了该药品制剂及其制备方法的相关资料，致使该药品处方被完全公开。
又如，美的公司商业秘密被侵犯一案中，刘某担任美的公司的技术人员，参与该公司RA模块式数码多联机（ZA11-D）项目的研发，双方签订了保密协议、竞业禁止协议。后刘某离职并加入了某高公司，担任研发中心性能工程师。不久，某高公司申请了名称为“一种风冷空调机系统及其控制方法”的发明专利，主要发明人为刘某。美的公司认为刘某违反保密协议的约定擅自向某高公司披露该项技术秘密并允许其申请专利，导致该项技术秘密处于公知状态，给美的公司造成重大损失。
在诸如此类涉专利的侵犯商业秘密案中，有哪些法律问题值得我们注意呢？主要集中在证据规格上。
第一，因该项技术已经被申请专利，已经向公众公开了，权利人要证明被告人侵权，其首先必须提供材料证明其才是该项技术的权属人。例如，其是通过自主研发的，则需提交研发材料反映研发的过程，且相关材料能够证实其获得这项技术成果的时间节点早于专利公开之日；如其是通过许可使用的方式获得该项技术使用权的，则其需提交许可合同证实其是权利人；如其是通过反向工程破获技术的，那么其需要提供进行反向工程的材料。在上述基础上，权利人还需证明其获得该项技术的时间要早于专利公开之日。若这些承载技术的载体材料的形成时间比专利公开的时间还要晚，则权利人需提交其他证据能够证实其早已掌握该项技术，否则，不能证实其是该技术秘密的权利人，即不能主张对方侵犯商业秘密。
第二，权利人还需提供证据证实被告人接触过该项技术秘密，如被告人是在参观中获知该技术的，则权利人需提供被告人的来访记录；如被告人是公司的前员工，则应提供劳动合同、聘书等；如被告人是在商业合作中获知该技术的，则应提供双方的合作合同等；如被告人是通过电子入侵等非法手段获取的，则应提供提供文件日志等电子证据等，并作公证。
第三，在鉴定技术具有非公知性上，怎么确定鉴定的基准日？我们是要以被告人获取该项技术的时间作为基准日，还是以被告人使用该技术之日作为基准日，还是以被告人向国家知识产权局申请专利之日作为基准日，还是专利公开之日，抑或以委托鉴定之日作为基准日？如何确定基准日，这关乎到如何理解被告人的行为模式，鉴定之基准日应当是行为实施日为时间节点。侵犯商业秘密的行为方式，可总结为非法获得型、非法披露型与非法使用型。利用他人的商业秘密申报专利，应当属于非法披露型行为。
有人认为，在此类案件中，依专利申请的流程来看，嫌疑人在申请专利时存在三次披露行为，分别是向专利代理人披露、向国知局审查员披露及最终向社会公开，因技术信息的流传会增加泄密的风险，使得知晓该商业秘密的人群增大，实质也是损害了商业秘密“秘密性”的特征，故应以首次向专利代理人披露的时间作为基准日。我们认为，此类说法并没有正确理解披露的含义，非法披露行为应当理解为仅是向社会公众的披露的行为，基于披露而导致该技术丧失秘密性，成为公知技术，故披露技术之日应是专利公开之日。
第四，并非被告人一旦申请了专利，即一定侵犯了他人的商业秘密，权利人的技术秘密即一定丢失秘密性，这还需分析专利权利说明上所披露的技术信息。当研发出了某项技术后，可以将之申请发明专利，以公开的方式获取二十年的保护期限，也能对之采取保护措施，用隐秘的方式，以商业秘密的形式获得竞争优势。实践中，我们能看到某些权利人会同时采取两种方案，一部分技术特征申请专利，一部分则以商业秘密保护。所以，这需要看专利权利书上所记载的技术说明，假如专利文献所公示的仅是某个配件的内容、某个配套技术的环节或仅是对全案技术的大纲式、最基本原理的披露，大部分关键且具体的技术信息未公开，他人难以根据该技术进行反向工程，也难以根据现有的信息破解关键技术环节的，则不能说基于被告人申请专利，则认定该技术信息为“公众所知悉”，不能认定被告人以专利公开的方式侵犯了权利人的商业秘密。
第五，注意审查鉴定机构是否使用鉴定专利的方式用以鉴定商业秘密。在鉴定专利时，鉴定机构一般是采取“三步法”，首先是确定侵权产品所使用技术的特征，然后是分析该项专利所保护的范围，最后是将专利证书上的权利要求所记载的必要技术特征与侵权产品上的技术特征作比较，以此来判断是否达到了“相同”与“等同”的条件。由于商业秘密鉴定起步时间比较晚，以往，很多鉴定机构认为商业秘密与专利一样，均属于技术类鉴定，因此，对商业秘密的鉴定也直接使用鉴定专利的方法。
然而，年实施的《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》很确定地将专利的鉴定与商业秘密的鉴定予以区分，商业秘密在鉴定“同一性”时，采用的是“相同、实质相同”的标准，而专利所才采用的是“相同、等同”的标准。当前，法律明确规定，对商业秘密同一性的鉴定不能采用专利中的技术特征的比较方法。
在鉴定技术秘密是否“相同或实质相同”时可着重考虑下列因素，被诉专利技术与权利人主张的技术秘密的异同程度；所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到被诉侵权信息与技术秘密的区别；被诉侵权信息与技术秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异；公有领域中与技术秘密相关信息的情况。
第六，在作同一性鉴定时，该如何选取鉴定的检材？鉴定人以权利人主张的技术秘点作为样本，以被告人已申请的专利权利证书作为检材，但专利证书中包含技术特征的部分比较多，如独立权利技术、从属权利技术及专利权利要求书等。对此，有鉴定专家指出，由于“独立权利技术”往往是一个技术方案，技术范围比较大，在作同一性鉴定时，很难作为“相同”或“实质相同”的认定，而从属权利部分，由于其是依附于独立权利的，无独立的功能，故不应作为“同一性”比对的对象。专利权利要求书中的“具体实施方式”是较为具体的，且更能反映技术秘点的内容，故主张以此作为比对的“检材”。
第七，基于此类行为方式属于非法披露型的侵犯商业秘密行为，故以商业价值为标准计算涉案的损失金额。计算商业秘密的商业价值具体需要综合其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素来确定。司法实践中，多以“研发成本”作为计算的标准。
在司法实践中，以专利公开侵犯商业秘密的情形时有发生，基于此类案件既涉及专利，也涉及商业秘密，既涉及到技术公开，也涉及到技术秘密。因此，此类案件的办理存在其自身的独特性，在实务操作中有待多总结，多交流。