作者：宋天凯
本文首发于集佳知识产权
专利法第二十六条三款（以下简称26.3）主要是对说明书的规定，具体为：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在我国早期的专利审查业务中，26.3的出现频率较低，审查员以及代理师所争辩的主要条款集中在专利法第二十二条所规定的专利三性。但是，随着我国专利业务的不断扩大，专利申请量的不断增加，有关26.3的审查意见愈发增多，尤其是在实用新型专利的审查意见中，各种各样不同形式的26.3喷涌而出，俨然已成为实用新型专利驳回的一大利器，让无数代理师为之惆怅。以下笔者将结合自身的一些经验，对常见的26.3的审查意见进行汇总，并探讨如何进行处理。
1、方案描述错误
除审查意见理解错误的情形外，“方案描述错误”的26.3往往会构成实质性的缺陷，具体表现为说明书所记载的技术方案和所要实现的技术效果相矛盾，或者根本无法取得该技术效果，导致方案无法实现。
示例性的，如图1所示，下端铰接的摆动杆可以驱使移动杆按照箭头方向进行运动；这种方案中，摆动杆上端部为驱动部，但是，该上端部的摆动路径为弧线型，该上端部在驱使移动杆进行直线位移时，摆动杆必然不能够和移动杆进行固定连接。如果权利要求书乃至说明书中描述均为“摆动杆和移动杆固定连接”，则必然无法实现移动杆沿箭头方向进行直线位移的技术效果，也就必然不能够符合26.3的规定。
图1
针对上述的问题，如果说明书附图足够清晰，尚可依据说明书附图对权利要求以及说明书中的文字内容进行修改，以修正撰写之际所存在的失误。
如果说明书附图也不够清晰，则无法对该部分内容进行弥补性的解释。此时，如果包括该部分内容的权利要求为从属权利要求，可以对该从属权利要求进行删除；但如果包含该部分内容的权利要求为独立权利要求，则基本无争辩的可能性，此时，若申请文件为实用新型专利，还可以考虑撤回重新申报，以弥补上述缺陷，但若申请文件为发明专利且已经公开，则基本没有补救的可能性。
还存在的一种情形是“方案描述错误”的部分仅出现在说明书中，并未出现在权利要求中，此时，可以将该部分内容直接从说明书中进行删除。
Tips：
申请文件的撰写需要认真，避免出现前后矛盾、技术手段无法实现技术效果等问题；并且，在不贡献的前提下，多提供附图也是较为有利的，从说明书附图中可以明确且毫无疑义所确定的内容也可以在恰当的时机补入申请文件之中，以弥补申请文件在各方面的缺失，甚至是创造性方面的缺失。
2、公开不充分
公开不充分属于26.3的常见问题，具体表现为权利要求给出了相对较大的范围，而说明书则仅是记载了一种或者几种的实施方式，并不足以支撑权利要求所限定的范围。
对此，常见的处理方式为合并权项或者合并说明书的内容，以克服公开不充分的问题。如果不采用合并的方案，则需要通过举证来论述说明书中未公开的内容属于本领域的现有技术。
示例性的，权利要求中记载了A和B连接，然而说明书中仅记载了A和B相卡接的方案，是否可以采用其他的连接方式则未有明确记载。此时，可以将卡接的方案并入权利要求，或者，也可以通过举证的方式来证明A和B之间还能够采用其他的连接方式，且这些连接方式均为常规的连接方式。
需要注意的是，举证的内容如果是非专利文献，还需要对证据的真实性和公开性等进行证明，必要时还需要提供原件。
Tips：
对于权利要求的上位描述是所有代理师和申请人的共同追求，但是，在上位描述的同时，一定要在说明书中给出足够的实施例予以支撑，以避免头重脚轻的问题。
3、技术手段模糊
技术手段的模糊属于当前26.3的审查意见中最为常见的一种审查意见，具体表现为：说明书仅是给出了要实现的技术效果，但未能明确实现该技术效果的技术手段；或者，说明书给出了技术特征，但并未说明该技术特征的具体结构、安装结构等，这种情形常见于某些自创名词，当然，在一些常规名词中也有可能会出现。
对于上述的情形，首先要判断原始申请文件是否确实未记载审查意见所指出的技术手段含糊的内容，若申请文件实际已经公开了审查意见所认定的技术手段含糊的内容，则可以在意见陈述书中进行具体说明，以论证审查意见的事实认定错误。
若审查意见所认定技术手段含糊的内容在申请文件中确未记载，则可以判断下这部分的内容是否为本领域的现有技术。应知晓，26.3的判断主体为本领域技术人员，而非具体的代理师或者审查员。审查意见所认为技术手段模糊之处或许在相关领域中早已为公知的内容，此时，则可以通过举证的方式来论证该部分内容的公知属性。示例性的，申请文件涉及一种扫地机器人及扫地机器人的壳体，除了核心阐述壳体的相关内容外，申请文件还对扫地机器人的功能进行了介绍，如视觉检测、地图规划、走行机构、吸尘清扫等功能模块的说明，但并未就各功能模块的具体结构进行详细说明。若审查意见认为这些功能模块没有细化说明属于技术手段模糊，则可以通过举证的方式进行论证。
若审查意见所认定技术手段含糊的内容在申请文件中确未记载，且无法找到相应的现有技术进行证明。此时，可以参照前述“方案描述错误”处的说明，选择对相关权利要求进行删除，或者对申请文件进行撤案重报等。
Tips：
对于实现技术效果的技术手段需要进行清晰的说明，虽然根据专利法的规定，这种清晰程度是要求本领域技术人员可以理解，但为了避免后期所存在的问题，申请文件撰写的清晰程度还可以进一步地提升，以使得非本领域的人员也能够看懂，则可以最大程度地避免26.3的问题；对于一些自创名词，更应进行详细的说明。
4、背景技术
申请文件的背景技术旨在交代申请文件要解决的技术问题，但限于申请人所掌握的现有技术知识，该背景技术在大多时候都不能够反映真实的最接近现有技术。这也是为什么在创造性审查中需要首先通过检索的方式确定最接近现有技术，然后再基于最接近的现有技术来确定实际要解决的技术问题。
但是，目前却存在着一种基于“背景技术”所提出的26.3，具体表现为：说明书背景技术部分对于现有技术的描述过于上位、笼统，所指出技术问题并非实际存在的技术问题，进而本领域技术人员无法明确本申请实际要解决的技术问题，因此，申请文件主题、实际要解决技术问题和有益效果之间缺乏必要的内在逻辑关系，说明书所记载的技术方案无法解决不确定的技术问题，故而，不符合26.3的规定。
上述审查意见显然是对专利法和审查指南的错误理解，对于这种形式的审查意见，应当积极和审查员沟通，并结合创造性审查中“实际要解决的技术问题”的相关说明等进行争辩。当然，若在申请阶段不能够获得权利，合理的利用复审程序也是一种不错的手段。
Tips：
尽管上述审查意见存在其不合理性，但为了尽可能地避免类似审查意见，在申请文件撰写之际，也可以尽量详细地对背景技术部分进行细化说明，并明确指出技术问题。
随着专利申请量的不断增加，日后我们所遇到的26.3的审查意见可能会越来越多，针对不同形式的26.3，申请人可以选择不同的答复策略，以尽可能地争取授权。即便是在申请阶段无法获得授权，在对驳回决定进行分析之后，合理的利用复审程序也是广大申请人应当考虑的。
从另一个方面出发，每一份审查意见的下达在某种程度上也意味着申请文件本身存在或多或少的缺陷，如何在撰写阶段即对申请文件进行更好地加工也是广大代理师所应当考虑的问题。
来源：集佳知识产权
编辑：Sharon