信息源于：北京仲裁委员会
本文原载于《北京仲裁》年第1辑，总第辑，本期责任编辑刘念琼。
●摘要
本文重点研究了美国专利仲裁制度的基本机制和法律适用，以期能够对美国专利仲裁制度有较为深入的理解，深入分析研究了发展专利仲裁的障碍及其解析，并且对专利仲裁制度的可行性进行了展望，希望有助于我国知识产权仲裁制度的完善。
●关键词
专利 仲裁 无效宣告
一、世界各国专利案件的可仲裁性动向
专利的可仲裁性，在各国的规定有很大的差异。有许多国家不允许涉及公共*策的争端进行仲裁，主要原因在于，仲裁不能处理只能由国家机关处理的争端。在这些国家，带有公共性质的争端，是不可仲裁的。对于专利有效性问题进行的裁决是无效的，并且当事人之间的这种仲裁协议也是不可执行的。在这些国家，专利侵权案件也是不可仲裁的。
有一些国家则持宽松的立场，允许涉及专利有效性和侵权问题进行仲裁。在这些国家，尊重当事人的契约自由，允许所有专利问题，包括专利有效性问题，都可以提请仲裁。然而，仲裁只能在当事人之间发生效力，并且对于第三人的权利和义务没有任何效力。因此，如果仲裁庭认为一项专利无效，并不排除该专利针对其他人依然有效。例如，在美国允许任何关于专利的争端进行仲裁，即使争端涉及专利的效力问题，也是可以仲裁的。在英国涉及专利效力的请求也通常会被仲裁庭接受。加拿大专利仲裁，一般来说，仲裁庭的专利裁决可以在加拿大法院执行。加拿大的专利仲裁，可以采取任何仲裁机构的规则，或创建自己的程序规则。有关专利有效性的仲裁裁决是对人的，因此在双方当事人之间起作用。仲裁庭的裁决可以通过加拿大省级高级法院来执行，该法院可以发布禁令，并通过裁定任何侵权者藐视法庭来强制执行。
在这些国家，关于专利有效性的裁决只对仲裁当事人有约束力。专利有效性要求的可仲裁性取决于当事人就该要求达成和解的能力，和解协议的结果直接影响的只有当事人双方。简单地说，只有在协议的效力仍在各方之间时，各方才允许达成一项有约束力的协议。仲裁庭不得对所有第三方宣布专利无效。如果一方想要一份对所有第三方都有约束力的专利无效声明，那么它别无选择，只能让专利法院来裁决专利的有效性问题。
另有一些国家采取中间道路，允许当事人就侵犯专利问题进行仲裁，但不允许就效力问题进行仲裁。这类国家包括德国、法国、意大利、日本和西班牙。如果争议的事项是不可仲裁的，当事人之间存在仲裁协议，法院也并不会禁止当事人将案件提交给仲裁庭。例如德国专利仲裁，虽然专利侵权问题在德国是可以仲裁的，但是专利有效性问题传统上被认为不属于仲裁的范围。德国将私法上的侵权主张与公法上的效力问题区分开来。专利的有效性由联邦专利局决定。在年对仲裁法进行重大改革之前，专利有效性争议被认为是不可仲裁的。在年对《民事诉讼法典》（ZPO）进行修改后，商业和私人财产问题成为可仲裁的，ZPO第条规定了德国法律中的“客观可仲裁性”：任何私人财产事项都可以成为仲裁协议的主题。这些变化肯定了专利侵权权利主张的可仲裁性，这些都是涉及私有财产的事项，但对权利主张有效性的状态几乎没有改变。
WIPO下设仲裁和调解中心，也处理专利仲裁案件。该中心处理了许多涉及专利侵权和有效性的案件，更多的是涉及美国和欧盟的专利。该中心的实践表明包括WIPO仲裁条款在内的许可协议数量在增加，并预计随着这些许可引起的纠纷，案件数量将会增加。为了促进当事人合意将争议提交WIPO仲裁和调解中心，WIPO中心提供了推荐性的合同中使用的ADR条款。
二、美国专利仲裁的法律机制
在美国，涉及公共*策问题的争议以前是不可仲裁的，但在20世纪80年代以后逐渐放开，可以由仲裁机构进行仲裁。年之前，在美国，专利的有效性和请求实施或执行，是不可仲裁的。年，美国国会在《美国法典》第35章中增加了第条，该条规定明确允许专利有效性、可执行性和侵权争端的自愿的仲裁。专利争议的可仲裁性，是由里根总统在年8月27日签署的PublicLaw97-所规定的，该法规定了各种类型的专利争端可以进行自愿仲裁，包括效力和侵权问题。该法后来成为《美国专利法》第条，在年2月27日生效。
按照《美国专利法》第条第2款的规定，所有第条定义下的专利争议，“如果任一方当事人提起仲裁程序，都可以由仲裁员审理”。目前，美国专利的各种争端，都可以提交仲裁：包括权利、效力、可执行性、滥用和反垄断问题。事实上任何对于美国专利的争议，都可以按照第条判定属于仲裁裁决的范围。此外，涉及专利许可使用费协议，也可以提交仲裁裁决。
《美国专利法》第条第1款明确规定，涉及专利权的合同可以事先或事后约定将有关专利效力及专利侵权的争议提交仲裁，只要此协议不违背现存成文法或衡平法关于合同的规定，就具有法律约束力，不可撤销。
美国允许当事人通过合同确定专利争议由仲裁解决。有关任何专利权益之协议书中，得包含专利效力或侵权纠纷得能通过仲裁解决之约定，任何约定或同意书应为有效，不可撤回，且为可执行者，但依现行法或依财产权益可撤销该契约者不在此限。
《美国专利法》第条第2款规定，在不违背专利法的前提下，仲裁程序适用仲裁法，同时要求仲裁员在程序中保障当事人依据《美国专利法》第条提出关于专利无效或侵权的抗辩理由。
《美国专利法》第条第3款规定，仲裁裁决对双方当事人有终局效力，但是对任何第三方没有拘束力。因此，仲裁员不可能作出裁决，使一件专利无效并且该无效裁决具有“公共”效力。“在仲裁裁决中认定的专利无效，构成对于该案中的被诉侵权人的永远自由的许可，但依然可以向第三人在法院提起侵权诉讼。”无效裁决对被指控的侵权人来说相当于对专利的 许可，但专利仍然可以对非当事人强制执行。
专利仲裁也可以用于在其他诉讼程序中对当事人使用禁反言原则，在仲裁中提出的证据可以在以后的诉讼中再次使用，所采取的立场在另一个案件中可能具有司法禁反言的效果。禁反言原则可以防止当事人根据法律或事实问题的特定立场获得救济后，在以后的诉讼中与该立场相抵触。仲裁的立场或在仲裁中采取的立场，可以产生禁反言的效果。有关专利有效性的仲裁裁决是对人的，因此在双方当事人之间起作用。因此，如果禁反言的要件成立，认定专利无效的仲裁裁定，可用于防止专利权人在其他案件否认其专利无效。
当事人可以约定将来专利权被司法判决宣告无效时，任何一方得以向有管辖权的法院请求对认为专利权有效的仲裁裁决进行适当调整。下列两种情况下，当事人不可申请调整：其一，事前没有在仲裁协议中达成可以申请变更的协议；其二，如果仲裁裁决认为专利无效，而事后法院认为有效，当事人亦不可申请变更。这一规定主要针对在仲裁庭认定专利有效，而事后法院在其他案件中宣布专利无效时，提供调整的机会，否则会出现对其中一方不合理的结果。
《美国专利法》第条第4款、第5款要求专利权人或代理人等将有关仲裁的情况，通知专利机关，并强调在专利机关收到该通知以前，该仲裁裁决不具有执行力。仲裁结果应当通知专利局局长，否则不生效力。在仲裁员决定仲裁之后，该专利权人、其指定人，或授权使用人应以书面将仲裁结果通知专利局局长，在仲裁进行中相关之每项专利均应有一份书面通知告知专利局局长，在通知书中应包含仲裁双方之姓名、地址、发明人姓名，及专利权人姓名，并应指出专利号码；另须附上仲裁金额之复印件，若该仲裁金额经法院调整，则向法院要求调整之一方应将该调整通知书寄给专利局局长，而在专利局局长接获该通知书后，应将其内容记载于该专利诉讼法律之记录，若应寄发之通知书未送至专利局局长处，则仲裁程序中有关之任一方均可将该书面通知提供给专利局局长。
年，美国国会进一步扩大了知识产权争议非官方解决机制，通过了两个法规，这两个法规在年11月8日生效。年的《美国专利法修正案》在《美国专利法》第条内增加了一个（d）款，规定了专利冲突的仲裁。年的《半导体芯片保护法》规定，如果侵犯芯片产品权利，当事人可以自愿协商、调解或仲裁，在没有上述约定的情况下可以起诉。
《美国专利法》允许就专利侵权、效力和冲突进行仲裁。这些规定甚至被更宽泛地解释为包括发明主体问题，也可以进行仲裁。按照这些规定进行的仲裁，如果对专利的效力产生影响，这一裁决只在当事人之间有效。这一规定，显示出《美国专利法》强化非官方解决机制，加强民间参与性的做法。在专利诉讼成本非常高昂的美国，专利仲裁所具有的效益非常明显，仲裁更有效率、更为经济，成本更为合理，仲裁具有固有的秘密性、便利性、非正式性，仲裁也可以减少对正在发展的商业关系造成更大损害，这一点对于国际争端更为适用。尤其重要的是，当事人可以选择对于争端问题是专家并且更加熟悉的人作为仲裁员，这样对于专利这样的专业性比较强的案件来说，比在法院由法官审理，更为合适。
在最近几年，美国联邦巡回上诉法院一般来说，也是倾向于推动仲裁发展的。例如，巡回法院支持了地方法院的中止专利侵权诉讼而进行仲裁的判决。巡回法院也解释了美国国际商会（AmericanInternationalChamberofCommerce，AICC）在专利许可协议中的仲裁条款，并且认为关于被许可专利的权利保护范围问题，也是侵权问题。在Utterv.Hiraga一案中，对于《美国专利法》第条（d）款规定的解释，并没有将关于可专利性的问题，排除在仲裁之外。
目前，美国仲裁协会也在尝试进一步发展法院外的专利争端解决机制，与国家专利委员会（NationalPatentBoard，NPB）合作，美国仲裁协会于年7月5日宣布组建 个国家专利委员会争端解决中心（NPBCDR）。NPBCDR将管理所有使用美国仲裁协会专利仲裁规则仲裁，以及国家专利委员会规则审查的各种专利争端，NPBCDR也将对于国家专利委员会培训程序、成员、网站和其他相关工作进行检查。专利咨询委员会将对NPBCDR提供建议，NPBCDR有至少一个国家专利委员会以前的官员或理事领导。
三、我国发展专利仲裁的障碍与展望
（一）专利仲裁的障碍解析
专利仲裁的核心障碍在于专利有效性是否可行，不同的国家有不同的处理方法。有关专利有效性是否可行的困惑，源于试图同时回答三个相关问题。 ，在专利有效性问题上，与公众的相关利益是什么？专利有效性仲裁，是否会损害公共利益？第二，这些公共利益是否有必要在仲裁中得到充分保护？第三，限制专利有效性仲裁，是保护公共利益的 手段吗？
专利制度的公共*策是激励发明、投资和披露。专利制度让发明者和投资者获得创新的回报。专利垄断只不过是促进一种不受欢迎但必要的激励。因此，专利的有效性问题，不过是作为激励而授予的特定垄断是否合理存在的问题。垄断的维持与专利权人期望得到的报酬有关。专利已经颁发的事实意味着它的激励功能已经实现，专利的无效，只是打破垄断与激励的平衡。认定专利无效，不过是不授予专利权人以激励，而这完全是个人的问题，并不存在公共利益问题。
由于仲裁是一个协商一致的过程，仲裁员的管辖权仅限于那些同意仲裁的人。根据这种思路，仲裁员不可能做出使专利无效，因而具有“公共”效果的裁决。仲裁的效力只能发生于当事人之间。在专利有效性问题上的公共利益体现在，有关专利有效性的纠纷有可能影响众多第三方的利益。但这一影响完全可以限制在双方当事人之间。如果专利仲裁将其效力限制于双方当事人之间，则对于公共利益没有损害。
如果国家主权授予了一项权利，只有国家主权才能消灭该权利。专利是由国家专利局授权，理应由国家专利局认定其无效。然而，美国学者认为这一论点也是不成立的，因为大多数专利制度允许专利权人自愿放弃权利。自愿放弃权利与自愿允许仲裁员决定是否认定权利无效，差别不大。如果当事人申请专利仲裁，相当于将专利无效性交由仲裁机构加以认定，这与专利放弃的效力一致。如果当事人认为自己的专利没有问题，不会被认定无效，完全可以通过提交专利仲裁而接受仲裁裁决，使案件获得更加快速便捷的处理。
美国专利规则要求在专利局对涉及专利有效或无效的裁决进行登记，以便使第三方注意到仲裁程序。这一规则流程的益处在于，被指控的侵权者将面临一个选择：它可以在知道其专利无效性主张将被公开的情况下，依然要求进行专利仲裁。在专利的确存在问题时，专利权人可能不敢签订专利仲裁协议，从而相关案件不会提交专利仲裁。只有在专利权人确信专利没有问题时，才会将相关专利案件提交专利仲裁。在专利的确可能存在问题时，专利有效性的仲裁可以使侵权人更为积极地主张专利的无效。在这种情况下，使用仲裁和诉讼的效果是相同的，都会导致专利被积极地认定无效。因此，只有在专利不存在问题或者专利权人自认为专利不存在问题时，相关专利纠纷才会被提交仲裁。因此在提交专利仲裁的案件中，即使进行专利无效的流程，常常也不会导致专利的无效。在这种情况下，反而使双方当事人能够享受到商事仲裁的快速便捷是一大利益所在。
专利仲裁的另一个障碍是，仲裁员解决技术问题的能力相对较弱，不如法官具有较高的裁决能力。但这一观点也是不成立的，事实上，许多仲裁员比法官具有更好的技术专长，如果能够选择对争议事项有丰富经验的仲裁员，仲裁可能会成为一个更好的解决技术性问题的平台。
专利仲裁的另一个益处在于，仲裁可以使当事人保持程序的私密性和机密性。保密性可能是选择仲裁的一个很好的理由，因为在仲裁中，让敏感的内部文件不被媒体和竞争对手窥视更容易。尤其是专利仲裁的结果涉及上市公司的状况时。
目前仲裁中的意思自治成为世界流行的趋势。意思自治原则适用范围的扩大，使仲裁的范围得以进一步拓宽。众所周知，当事人意思自治是仲裁的基石，是商事仲裁法中的首要原则。但是这一原则要受到公共*策的限制，当事人约定的争议事项能否提交仲裁往往要受到公共*策的制约。然而，这种制约的范围和力度是有限的。既然仲裁在本质上是当事人通过仲裁协议解决彼此间争议的一种契约性安排，一旦当事人双方决定将争议提交仲裁，当事人的这种选择就应得到充分尊重，也应当尽量减少公共*策对当事人合意的限制。正因如此，公共*策的适用如今受到了相当程度的限制，而意思自治原则的适用范围却在进一步扩大。这种变化在立法实践中的反映，就是越来越多的国家将自由处分性或可和解性作为认定争议事项是否可以仲裁的标准。
毋庸讳言的是，围绕专利有效性的任何争议都涉及公共利益，这些公共利益在仲裁中可能受到一定的冲击。专利仲裁制度完全能够将这种影响和冲击减少到 限度，因为是否选择专利仲裁完全是当事人的意思自治的事务。专利仲裁的实践说明，限制专利仲裁已没有必要。相反，可以通过允许有效性可仲裁、仲裁裁决的效力限制、机密性、法律选择的协调系统来满足。这种制度将通过限制当事人在仲裁专利有效性或侵权问题时的选择，确保公共利益得到保护。
（二）发展展望
“不可仲裁案件中的中心问题，是担心社会将由于公法争议事项提交仲裁而遭到损害。法院担心，公法问题对仲裁员而言太复杂，仲裁程序太不正规，仲裁员如同守护鸡笼的狐狸，其‘亲商业的偏见’（apro-businessbias）将导致旨在保护公众的法律得不到执行。”
晚近以来，各国对商事仲裁的态度发生了很大的转变，在相当大的程度上放松了对仲裁的司法限制。事实上，这种转变不仅体现了各国对仲裁的支持，更表明了各国对仲裁的信任。如今，越来越多的国家认识到，各国对提交仲裁的争议事项采取了更为包容和信任的态度，仲裁不再被认为是对*府在司法审判上垄断的一种可以容忍的侵犯，而被视为一种能够公平解决争议的机制，一个能向参与国际交易的当事人提供法律保障的平台。在此种情况下，当事人应当享有选择中立而公正的裁判庭的自由，而对可仲裁事项施加更为严格的限制将会给当事人设置不必要的障碍。
专利仲裁可以分为三种情况：（1）专利有效性依然由专利局和法院处理，仲裁机构只处理侵权问题；（2）有效性由专利局处理并且最终由仲裁机构认定；（3）有效性由仲裁机构全部处理。显然后两种情况不适合我国国情。在专利仲裁中，专利有效性问题由专利局和法院处理为宜，其他问题可以由仲裁机构处理。纯粹专利有效性案件，不适宜仲裁机构审理。专利侵权和专利合同案件，可以由仲裁机构审理。因此，应当采取当事人意思自治原则，允许当事人自由选择专利仲裁作为解决问题的一种方法。随着人们对仲裁认识的转变以及自由处分性或可和解性标准的确立，那种以为只要争议涉及公共*策即不可仲裁的观点和做法逐渐遭到摒弃。在今天，普遍的观点是，凡涉及证券、反垄断、知识产权等方面的公法争议或公共*策争议事项，只要双方当事人地位平等且争议事项是当事人可以自由处分或可自行和解的，就可以提交仲裁解决。
美国许多判例都显示出在美国联邦法院中存在普遍性地希望尊重当事人双方在仲裁协议中所表达的意愿，并且扩展仲裁领域到那些至今为法院保留的公共*策领域。我国专利仲裁制度应当采取相对中庸的做法，将专利有效性的国家管辖与仲裁机制有机结合起来，尽可能发挥专利仲裁的积极作用。
专利仲裁也是国外企业的需要，许多国外企业对一个国家的司法机关是否能够较好地保护专利，心有疑虑，转而愿意选择专利仲裁解决纠纷。西欧国家对美国法院的完全中立持怀疑态度，它们不熟悉美国诉讼程序，因此希望通过仲裁解决纠纷。
正如有学者所指出的，美国 法院在一系列案件中，改变了其对国际仲裁的敌对和猜疑态度，放弃了其公法事项不可仲裁的观点，认为狭隘的国家利益应当服从于日益增长的国际贸易的广泛利益，任何具有国际商事性质的仲裁协议或裁决都可以得到执行，而不管其是否与传统的可仲裁性标准或公共*策标准相一致。在国际贸易纠纷的解决中，专利仲裁是越来越常见的一种方法。在这种情况下，我国尽快建立起专利仲裁机制，扩大已有仲裁机构的业务范围，有利于我国企业在对外贸易中的利益保护。
通过仲裁，也可以减少法院积案问题。专利仲裁进入专利案件，尤其是专利侵权案件审理，可以解决反复诉讼问题，减少专利民事诉讼案件的多次多头审理、久拖不决问题。快速解决专利民事争议，可以更好地保护专利权人的权益，使专利权人的生产尽快恢复，尽快重新获得市场优势地位和市场力量。专利有效性可以由专利局和法院处理，这是没有办法改变的，但专利民事案件的审理，可以由专利仲裁机构处理。通过专利仲裁机制尽快解决专利民事案件，可以使专利制度重新获得专利权人的利用，使专利制度保护专利权人的作用得到发挥。
综上所述，美国专利仲裁制度具有比较鲜明的特点，正是看到仲裁制度的优点，在美国放宽了仲裁适用的范围，使之能够适用对于专利有效性、侵权争议的案件。这些专利仲裁制度的特点，对于我国知识产权仲裁制度的发展和完善，具有重要的借鉴意义。
作者简介
陈健
中国*法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长，北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员。
编者注：
●为方便阅读，脚注、英文摘要及关键词从略。
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