从申请后程序看专利申请文件撰写中保护范围的确定
获得、行使专利权的基础是撰写保护范围恰当的专利申请文件。虽然在实审、复审乃至无效阶段都有修改机会，但由于法规种种限制及一些实际因素，申请后的修改远不如申请前确定恰当保护范围的效果好，有时申请前保护范围确定不当所造成的影响甚至是事后修改所难以消除的。本文从权利要求的主题名称及保护范围的确定的角度对此进行了初步探讨，并给出了相应建议。
专利撰写保护范围审查指南复审无效
一、引言
申请人/代理人在撰写申请文件时，通常会力求最大的保护范围，以便能够获得最有利的专利保护。根据专利法第59条的规定，专利1，因而获得较大保护范围的方式主要的保护范围由权利要求书确定○
有两点，一是写入独立权利要求的特征都尽可能上位，二是写入独立权利要求的特征数量应尽可能少，以避免多余限定。另外，在提交前的撰写阶段力争最大的保护范围的另一个考虑就是后续程序对于修改的限制。根据专利法第33条的规定，申请提交后的修改不能超范围，根据专利法实施细则第51条第3款的规定，2。同时审查指南
在答复通知书时的修改只能按照审查员的要求进行○第二部分第八章第5.2.1.3节规定，答复通知书时的修改不能扩大保3。在复审无效阶段的修改要求就更为严格，复审阶段的修改护范围○不能扩大驳回决定针对的权利要求的保护范围○
4，而无效阶段的修改
5。也就只能以合并权利要求或删除权利要求、技术方案的形式进行○是说，若在审查员发出通知书后发现独立权利要求有多余限定，或者特征过于具体，则可能无法扩大保护范围。但如果在申请文件中有记载，在后续程序中适当缩小保护范围则是可以的。
基于以上考虑，申请人/代理人通常都会尽量在撰写时争取最大的保护范围。
然而，任何事物都可能过犹不及。尽管出于以上种种考虑，且后续程序有很多修改文件的机会，但撰写时保护范围过大，仍可能会对权利的获得及行使造成严重的不利影响。
以下通过复审和无效两个案例对撰写时的保护范围过大对后续程序的影响做一简单探讨。
二、主题名称对于实审及复审等后续程序的影响
2.1、案例1简介
案例1的发明专利申请涉及在啤酒行业中使用的糖化醪或麦芽汁的煮沸锅。由于糖化醪或麦芽汁是含糖高、粘度高的液体，长时间煮沸很容易结垢，从而在传热效率、卫生、口味、清洁等多方面产生不利影响，因而现有技术都是将煮沸锅的内壁设置为非常平坦光滑以避免结垢。
而本案的发明点就在于反其道而行之，在内壁设置了很多构成拐角的气泡状突起，看似容易结垢，但实际上却由于局部湍流避免了结垢，并获得了提高加热效率、防止结垢、促进锅内物质转化等诸多意想不到的技术效果。
可见，本案所涉及的行业、加工对象及加工方式等都是非常具体的，因而面对的问题也是很特定的，就是与含糖高、粘度高的食品级液体长时间煮沸相关的结垢及传热等问题。而且，本案说明书中的所有实施例都仅涉及糖化醪或麦芽汁煮沸锅。
然而，由于扩大保护范围的撰写习惯，本案的发明名称被定为：“用于加热流体的设备”
，独立权利要求的主题名称被定为：“一种用于在例如酿酒的饮料技术中对诸如糖化醪、麦芽汁等的流体进行加热的设备”。
也就是说，具体的啤酒行业中的“糖化醪或麦芽汁”这样含糖高、粘度高的液体被上位成“流体”，“煮沸”被上位成“加热”，而且，这类煮沸锅工作时，煮沸时间会长达1小时以上，这一点在上位后的名称中完全没有体现。
2.2、过度上位对于分类及技术领域确定的影响正是由于这种“过度”上位，导致了专利局对于分类及技术领域的错误认定。进而导致了本案基于创造性理由被驳回并在复审程序中被维持驳回。
在创造性审查中，技术领域的确定是非常关键的，其直接影响到对比文件的检索、技术问题的确定、技术启示的认定等涉及创造性判断的几乎所有方面。
根据上述主题名称，本案的IPC分类号被确定为：F28F3/04，即，通用热交换或传热设备的零部件。但实际上，根据公开的技术方案的实质内容，本案的IPC分类号应为：C12C13/02，即，啤酒酿造锅，这也正是本案的欧洲和日本的同族申请的分类号，这两个同族申请均已获授权。可以看出，由于名称过于上位，涵盖范围过大，导致相应的专利分类涵盖了完全无关的领域。
基于不恰当的分类，审查员检出了5篇对比文件，分别涉及发酵罐、化工处理罐、热水罐等等，但没有一篇对比文件涉及糖化醪或麦芽汁的煮沸锅，更没有涉及糖化醪或麦芽汁这种含糖高、粘度高的液体的长时间煮沸所导致的结垢等技术问题。
在检出的对比文件中，有的公开了与煮沸锅类似的基本结构，有的公开了在外壁设置的气泡状突起，但并未公开体现发明点的在与液体接触的内壁设置气泡状突起的特定技术特征。对此，审查员认为将这些气泡状突起设在容器内壁是根据需要可以容易选择确定的。
可见，在技术启示的判断中，审查员仍未考虑长时间煮沸糖化醪或麦芽汁这种含糖量很高的液体所导致的结垢等特定技术问题。具体来说，如果处理的是气体或纯水等不会结垢的流体，则出于增大换热面积的考虑，技术人员可能会想到在接触面设置突起，但若是容易结垢的液体，则出于防止结垢的传统思想，技术人员就不会在接触面设置形成拐角的气泡状突起这样看似容易结垢的特征。也就是说，如果分类及技术领域确定正确，就不会有这些无关的对比文件被检出，在判断技术启示时也更有可能充分考虑本领域特定的技术问题及传统技术思想，从而对创造性作出更为客观的评价。2.3基于审查指南的规定，审查员对于分类及技术领域的确定并不妥当审查指南第一部分第四章第3.2节关于分类中技术主题的确定和第二部分第七章第5.3节关于确定检索的技术领域有如下的规定：“要根据专利申请的全部文本（例如：权利要求书、说明书、附图）确定技术主题。在根据权利要求书确定技术主题的同时，还要根据说明书、附图确定未要求专利保护的技术主题”；“根据权利要求书确定技术主题时，应当完整地理解权利要求书中所记载的技术内容。例如：以独立权利要求来确定技术主题时，应当将其前序；部分记载的技术特征和特征部分记载的技术特征结合起来确定”○“所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的，特别是根据明确指出的那些特定的功能和用途以及相应的具体实施例来确定的”、“功能类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请的主题所必须具备的本质功能或者用途来确定”○
根据上述规定，确定分类及检索的技术领域需要全面理解申请文件。这里的全面不仅在于应包括所有的实施例及要保护的主题这样的“广”的方面，更在于应理解包括前序部分、特征部分在内的完整的技术方案，以及发明点所针对的具体问题及区别特征的本质功能这样“深”的方面。也就是说，不应仅从字面理解要保护的主题名称，而更应在技术实质上理解要保护的方案所针对的技术问题和本质的技术效果。
就本案来说，不应仅从发明名称“用于加热流体的设备”或权利要求的主题名称中含有“对流体进行加热的设备”就认为申请的保护范围涵盖所有能对流体进行加热的设备，因为说明书的所有实施例都仅涉及糖化醪或麦芽汁煮沸锅及相应的技术问题，所以确定分类及检索的技术领域时也应根据技术方案本身及其本质功能和用途将技术领域确定为啤酒酿造锅、甚至是更具体的煮沸锅。另外，审查指南第二部分第四章第3.1节还规定：“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”○
2.4、名称的过度上位从多角度看都是无谓的另一方面，对申请人/代理人来讲，撰写时也应恰当地确定保护范围，不要进行无谓的上位，因为这种上位不仅不会真正地扩大保护范围，反而会给审查及权利的行使造成很多麻烦。
就本案来说，其实际要保护的就是糖化醪或麦芽汁煮沸锅，跟具体来说，其涉及的是具体的啤酒酿造行业，加工对象是具体的含糖高因而粘度大的糖化醪或麦芽汁，加工过程是具体的长时间煮沸，因而才会涉及结垢及其所导致的各种具体问题，才会有针对这些问题而提出的具体的技术手段。本案实际上并不要求、也不可能保护其他无关的流体加热设备，因为如果不是针对糖化醪或麦芽汁的煮沸这样具体的加工对象及加工方式，就不会出现结垢及其所导致的各种具体问题，也就不会存在诸如接触面应尽可能平坦以防止结垢的“技术偏见”。例如，流体包
括气体和液体，加热也不一定是煮沸，因而烧水壶、甚至是装有暖气的房间都可以是“用于加热流体的设备”，但这些“设备”显然不会出现类似于糖化醪或麦芽汁的结垢问题；即使对糖化醪或麦芽汁进行处理的容器，若是仅存在极其有限程度的加热而不是长时间的煮沸，例如发酵罐，则仍然不涉及结垢。由于不必担心结垢，因此某些其他的加热装置、例如与空气这样的流体接触的表面就有可能设置气泡状的凸起，但这些装置的凸起结构的目的和作用与本申请显然完全不同。
虽然审查员在确定分类及技术领域时应理解权利要求的整体方案，但这种主题名称的不恰当上位毕竟会造成审查员错误认定的可能性，最终对于审查过程造成了极大的不利影响。可以设想，若在撰写时就将发明名称及主题名称都明确为“糖化醪或麦芽汁煮沸锅”，则审查员就不会将分类及技术领域确定为“通用热交换或传热设备的零部件”，从而不会检索到那么多看似相近，实则无关的对比文件，在考虑技术问题时也会重点考虑结垢的问题，进而有利于审查员正确理解现有技术的状况及要解决的技术问题，最终有利于授。
而且，由于本案的申请人无意、也不可能保护所有类型的流体加热设备，因此在撰写阶段不对主题名称进行上位概括也不会影响保护范围，反而会在某种程度上增强保护效果。
具体来说，假使审查员根据权利要求的整体方案的理解正确确定了分类和技术领域，并最终授权，这种过度上位的主题名称在专利权的行使阶段依然有潜在的问题。
首先，这种主题名称的上位不会给权利的行使带来实质的利益，专利权人不会由于主题名称过于上位就真的要求保护带暖气的房间或烧水壶。即使专利权人要求保护相近领域的其他饮料加热设备，则他人也很可能至少以不支持为理由提出无效请求，因为说明书除了糖化醪或麦芽汁煮沸锅以外没有公开其它饮料加工设备，也没有涉及其
它饮料加工。其次，即使专利权人仅针对糖化醪或麦芽汁煮沸锅这一具体的主题进行维权，侵权人也可能将不支持作为无效的理由，从而增加了专利被无效的可能性。
而且，他人可能会认为该专利的保护范围过大，因而出于防御的目的而提出无效请求。被提无效数量的增多不仅增加了权利持有成本，而且必然会在一定程度上对权利的稳定性产生影响。
2.5、提交后的修改并不能获得与在撰写时就确定恰当的保护范围相同的效果
实际上，在本案的审查过程中，申请人已根据实际情况将主题名称改为了“糖化醪或麦芽汁煮沸锅”，但这样的修改并不能导致分类和技术领域的重新确定，审查员也没有重新检索，没能改变审查员的“成见”，没能避免申请被驳回，甚至在复审程序中被维持驳回。因为审查员早已先入为主地认为本案技术方案的实质就是流体加热设
备，而糖化醪或麦芽汁煮沸锅只是具体的应用，对于技术领域相同/相近（实则无关）的对比文件来说，这种具体应用或专用是显而易见的。
可见，由于撰写时对于发明名称及主题名称的过度上位，造成了审查员错误地确定了分类及技术领域，进而没有正确理解技术问题及技术手段的实质功能和作用，对于技术方案的发明高度认识不足。即使后期进行了修改，恰当确定了主题名称，分类和技术领域也不会被轻易调整，审查员的观点也很难改变，因为他很难像开始接触方案那样将技术领域、技术问题、技术手段做整体考虑，而只是将主题名称的修改看作是对某一特征的进一步限定，并认为这种进一步的限定是容易想到的。
在随后的行*诉讼中，法院支持了申请人的主张，认为合议组在评价创造性时没有正确考虑具体的技术领域和结垢这一重要因素，因而撤销了复审决定。但是，在撰写时的过度上位毕竟极大影响了实审中的创造性评价，至少极大延长了审查进程、增加了授权难度，而这种影响的结果只能主要由申请人承担。
三、保护范围的不当扩大对于无效的影响
不仅主题名称的不当上位可能造成审查员错误确定分类及技术领域，进而片面理解技术方案，其它技术特征的概括或特定技术特征写入从属权利要求也可能会影响审查员或合议组对于技术方案的整体理解。
3.1案例二涉及针对两个专利的无效案，由于其中一个无效案可能会进入司法程序，因而作仅概略性地简单介绍
专利1涉及一种新型产品，权利要求1相对于现有技术具有A、B两个区别特征。由于该产品采用了一种全新的理念，因而特征A、B较为上位，容易被认为是公知常识。另外，该专利的从属权利要求2还具有特征C，特征C是很具体的结构，也是实际产品中的必要特征，并且该特征C依赖于特征A、B，即，A、B、C是相关联的。
专利2是专利1的分案申请，权利要求1包括了A、B、C三个特征，因此，专利2的独立权利要求的保护范围较小，但更接近于实际产品。
专利2已被多次提出无效，但均被维持有效，且特征A、B被认定为既未被公开，也不是公知常识，而且体现了一种全新的技术思想。特征C虽然被其它领域的证据公开，但不能应用到不包括特征A、B的本领域的现有技术中，而是必须与特定技术特征A、B结合才能构成可行的方案。
然而，针对专利1的无效请求却导致了其被全部无效。虽然权利要求1中的特征A、B仍未被公开，但由于其更多地体现了发明思想而不是具体结构，因而被认定是容易想到的。在包括了特征A、B的权利要求1的创造性被否定后，公开了特征C的证据就被认为能够应用到包括了特征A、B的不具有创造性的方案中，因而要求了特征C的从属权利要求2也没有创造性。结果，虽然专利1中要求了特征C的从属权利要求2的方案与专利2的独立权利要求1实质上相同，都具有区别特征A、B、C，且至少特征A、B均未被公开，但最终的结果却完全不同。
3.2确定合理的保护范围对于权利的维护和行使非常重要通常认为，独立权利要求的特征数量应尽可能少，特征本身应尽可能上位，以获得尽可能大的保护范围。但是，对于希望实际保护的产品来说，这种保护范围的扩大可能是过度的，并不会对保护产生实质的益处，反倒是极大增加了被提无效的可能性。因为保护范围的扩大可能会影响到与之无关的其它领域，会被他人认为构成了威胁而欲除之而后快。被提无效的数量多了，自然就增加了被无效的可能性，即使无效的认定可能是不正确的，还有司法救济途径，但无论如何于权利的行使都有非常不利的影响。
就本案来说，由于实际产品中必须包括特征C，否则就不能实际地实现发明目的，因而不包括特征C的保护范围对于实际的专利保护来说就是过度的。
可以设想，若没有保护范围过大的专利1而仅存在保护范围较为合理的专利2，一来不会出现过多的无效请求，二来在没有更有利的证据的情况下在后的合议组也不会轻易推翻之前已生效的无效决定的观点。权利的稳固性会随着有利的无效决定的数量增加而得到加强。然而，在专利1被全部无效的情况下，由于出现了同样包括特征A、B、C的权利要求被无效的决定，因此势必影响专利2的稳定性。
另一方面，区别特征数量的减少也会影响合议组对于技术方案整体性的理解。在专利1中，权利要求1包括了特征A、B、C，因而三者都是必要特征，合议组很容易理解三者之间的内在联系，从而对方案的整体作出正确的评价。但专利2的权利要求1仅包括了特征A、B，虽然现有技术没有公开特征A、B，但这两个特征并没有限定具体结构，而仅体现了新的技术思想，比较抽象，容易被认为是本领域技术人员易于想到的，从而导致专利2的权利要求1的被认为无效。从原则上讲，专利1中的限定了特征C的从属权利要求2也是一个完整的方案，在评价该从属权利要求的创造性时就应将特征A、B、C结合起来，考虑三者之间的内在联系，但实际情况却并非如此。合议组会认为，专利1的权利要求1仅包括特征A、B，从而仅特征A、B是必要特征，从属权利要求中的附加特征都仅体现了进一步的改进。也就是说，专利权人至少从形式上割裂了区别特征之间的联系，使得合议组在评价专利1的接近真实产品的权利要求2时，没有从整体上考察特征之间的内在联系，而是孤立地考察各个区别特征。形象地说，若权利要求1包括了三个特征，则发明高度显然较高，若仅包括了两个，则发明高度就大大下降，虽然从属权利要求又进一步提高了发明高度，但形成了可拾级而上“台阶”，一次上两个台阶的高度很难，一次上一个台阶的高度就容易多了。
当然，从创造性判断的原则上说，合议组的观点值得商榷，但在实践中出现的这种值得商榷的观点必定影响了权利的行使乃至稳定性。
申请人/代理人认为在撰写阶段应要求较大的保护范围的另外一个理由在于，在后续阶段有很多修改机会，因而可在将来根据实际情况缩小保护范围。而若在提交后再扩大保护范围，则可能会有超范围或不被接受的风险。
但是，以上面的专利1为例，该专利能够授权，说明审查员认可了其创造性。在审查员没有质疑创造性的情况下，申请人通常不会主动缩小保护范围。在无效阶段，虽然仍能够通过权利要求合并的方式缩小保护范围，但申请人会认为（1）既然特征A、B没有被公开，在先无效决定又认定其并非公知常识，因而就没有必要缩小保护范围；（2）即使合议组认为权利要求1的发明高度不够，但权利要求2的发明高度是得到在先无效决定充分认可的，合议组也会仅宣布部分无效而维持权利要求2有效，因而也就没有必要主动缩小保护范围。然而，实际情况却显然与预想的完全不同。
四、结论及建议
出于获得切实有用的权利，防止他人轻易绕过保护范围，提交后修改可能不被接受或被认为超范围等多种考虑，申请人/代理人通常会在撰写阶段尽可能作出各种上位概括，并将独立权利要求的必要特征减至最少，以避免多余限定而影响以后的维权。但是，过犹不及，保护范围并非越大越好。过度上位首先会影响权利的获取，由于审查员先入为主的主观因素，即使在审查阶段进行修改可能也无法达到撰写时就确定恰当保护范围的相同效果。而若授权，则专利权人通常不会轻易缩小保护范围，从而导致不必要的大量无效，既提高了权利持有成本，又影响了权利的稳定性，甚至危及权利的有效性。尽管存在后续的救济途径，但若出现了不利的复审决定或无效决定，则必然会对权利的获取及维护产生不利影响。即使合议组出现了某些不当判定，这种不当判定的后果也主要由申请人/专利权人承担。因此，在申请前认真研究技术方案的实质、现有技术及市场现状等因素，对权利的获取及维护作出适当预判，在撰写时就确定较为恰当的保护范围，不做无谓的扩大，对于整个专利周期的成本投入和专利价值的有效实现都是非常重要的。
当然，专利局和复审委也应严格遵循法律法规的规定，避免主观因素的影响，毕竟实审、复审、乃至无效审查都是多方博弈、讨价还价的过程，要求申请人/专利权人在撰写阶段就都非常准确地确定保护范围是不现实的，也是不合理的。
1中华人民共和国专利法第三次修正，年10月1日施行○
2中华人民共和国专利法实施细则，年2月1日施行○
3中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第、页
4中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第页
5中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第页
6中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第94页
7中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第页
8中华人民共和国国家知识产权局编，专利审查指南，年1月第1版，第页