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导读
分案申请是一类特殊的专利申请,《专利审查指南》规定:“一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。”>>>什么是分案申请?
在一件专利申请中,申请人实际公开了多项发明创造,并表达了希望就这些发明创造获得专利保护的意愿,由于该申请不符合单一性的要求,也就不能在一件申请中得到保护。基于这一理由,《专利法实施细则》规定申请人可以随后针对上述其他的发明创造提出一件特殊的专利申请,这就是所谓的“分案申请”。传统上分案申请是针对不符合单一性的要求的母案而言,需要提出分案申请。
目前,由于市面上的代理机参差不齐,而申请人对于专利的保护范围相关知识不够了解。导致一些专利需要使用的时候,才发现保护范围过小,不能用来维权。对于已经授权的专利的保护范围是已经不能补救了。但是,对于一些还未授权的专利,即使其本身并不存在单一性缺陷,我们也可以通过分案申请来对争取一个较大的保护范围,保障申请人的权益。
微斗公司已经帮助很多客户通过分案申请成功对原申请进行补救以下通过三个案例来简要介绍
案例一:为什么不复审而是分案?
客户A有一项实用新型专利在审查阶段被驳回了,但是该专利对于客户A而言非常重要,于是客户A找到我司,希望评估一下该专利复审成功的可能性及如何能够使其授权,挽救该专利。经我们评估之后发现:该申请权利要求1的保护范围较小,不能够较好的保护到客户的产品。
该权利要求1中限定了第一固定槽、第二固定槽和立柱的具体形状均为“L形”,会导致侵权产品容易规避该特征,即使该专利申请通过复审获得授权,后续也难以用来维权。因此,我司建议客户放弃复审,而是采用分案的方式来对权利要求的保护范围进行调整。
最后经过对权利要求1的修改后,通过分案申请得到了一个相对较大的保护范围,现该分案已经获得授权,并且用于专利维权,很好地维护了客户的权益。
案例二:同日申请的实用新型已经授权了如何补救?
客户B发现有人侵犯其实用新型的专利权,找到我司进行维权,评估之后发现该实用新型专利虽然可用于维权,但是保护范围较小,侵权方后续产品容易通过更改特征来规避该专利的保护范围,同时该实用新型专利已经拿到证书,没有了补救的可能性。
进一步了解到该实用新型还有同日申请的发明专利,该发明专利目前还在审查阶段,同日申请的发明专利审查周期较长,并且不能进行加快审查程序。我司通过分案申请对该发明的保护范围进行调整,并为客户办理该发明分案的优先审查,使其分案半年就下发了第一次审查意见,使得发明的审查进度大大加快。
我司通过分案不仅得到了一个相对较大的保护范围,还可进一步通过加快审查程序推进审查进度。待该专利获得授权后,又可以用于维权,很好的保障了客户的利益。
案例三:非常重要的专利如何留一条后路?
客户C有一项非常重要的发明专利,该专利经过第一次复审成功撤驳之后,审查员找了新的对比文件,依然下了驳回决定。第二次复审是必然需要的,但是如果复审不成功,行*诉讼能够胜诉的可能性是非常小的,并且行*诉讼的诉讼周期比较长,申请人可能很难等到这个专利来维权。
因此,在第二次复审的同时我司为该专利提交了分案申请:一方面根据对比文件将原申请的权利要求架构进行了调整;另一方面该分案申请也提供了一个后路,避免原申请若是行*诉讼败诉也被驳回而没有筹码。
分案申请一定能成立吗?分案申请如何修改才能获得相对大的保护范围?
抛开单一性的分案申请背离了分案申请的立法本意,因此分案申请不一定能够成立的。>>>法院对类似分案申请的判例年北京知识产权法院就上述情形的分案申请在审查阶段作出的分案不成立的审查决定提出的行*诉讼所作出的行*判决,支持了分案不成立的作法。北京知识产权法院()京73行初号行*判决书涉及某公司不服国家知识产权局作出的分案视为未提出的行*复议决定。该行*复议决定涉及该公司的一件分案申请,该分案申请的原申请被授予专利权,其限定的保护范围确定,且符合单一性的要求。该公司在收到原申请授予专利权通知书和办理手续登记通知书后,将原申请的权利要求简单修改后,提出分案申请。国家知识产权局根据《专利法实施细则》第四十二条第一款的规定作出分案申请视为未提出通知书。该公司针对分案申请视为未提出通知书提出行*复议,国家知识产权局维持了分案视为未提出通知书。该公司不服该行*复议决定,向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院在行*判决书中认为:《专利法实施细则》中的“两项以上发明、实用新型或者外观设计”指得是两项或者两项以上彼此独立、不同的发明创造,并不表示申请人可以随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后,另行作为分案申请提出。“那么,什么情况下可以通过分案申请补救?如何把握分案申请的时机,让分案申请成立?分案申请如何修改能够获得相对大的保护范围,并且使其专利稳定性较好?
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