专利代理实务谈权利要求开放式撰写变审

开放式与封闭式是一组相对概念,即就是:开放式权利要求与封闭式权利要求是一组相对应的特殊类型的权利要求,通常在化学、医药、食品等领域较为常见。对于封闭式权利要求与开放式权利要求的区分:可以以申请人撰写权利要求书时的措辞或者表达来表明除权利要求中记载、例举的组分、结构、步骤等技术特征之外,该权利要求所记载的技术方案是否还涵盖了其他未被例举出来的技术特征。

常见的开放式权利要求撰写的措辞表现形式为:包含、包括、主要由……组成等措辞表达方式来表明其还存在未被权利要求所记载的技术方案所涵盖的技术特征,例如:还存在其他组分、结构或者步骤。而常见的封闭式权利要求撰写措辞表现形式为:由……组成,余量为……等措辞表达方式来表明其不存在其他未被权利要求所记载的技术方案所需要涵盖的技术特征,是只能存在权利要求中已经例举出来的技术特征所组成的整体技术方案才能够实现发明目的的。因此,对于权利要求书是以开放式撰写还是以封闭式撰写,应当基于发明研究的技术要点来进行充分衡量与表达之后,再对权利要求书的撰写方式进行准确定位。在本文中,笔者不做过多的探讨是以封闭式撰写好还是以开放式撰写好,对于这些知识点将会到后期的文章中逐渐显现。

在本文中,笔者将通过亲自完成的实务案例来探讨,对于开放式撰写权利要求书向封闭式权利要求书转换的方式与过程。

案例:(专利号4)一种米线生产方法,该案例中,原始申请文件撰写时,权利要求1记载的方式如下:

1.一种米线生产方法,包括洗米、打浆、生产米线和晾干步骤,其特征在于:在打浆完成后,向米浆中加入米干重0.15%-0.25%的食盐。

可见,在权利要求1中采用了“包括……”的措施方式来表明,除了包括洗米、打浆、生产米线和晾干步骤之外,还能够包括其他步骤,例如:特征部分阐述了在打浆完成后,向米浆中加入米干重0.15-0.25%的食盐的步骤,属于开放式的权利要求书。

然而,随着审查员对该申请文件的审查,审查员发出了第一次审查意见,大致内容为:审查员检索发现了一篇对比文件(“精制直条米线湿法生产工艺的研究”,吕齐明等,食品科技,第33卷第11期,第-页,年11月30日公开),公开了一种直条米线湿法生产工艺,其原料为:标一籼米,变性淀粉,食盐,水经过净化处理达到生活饮用水国家标准的(GB-)。具体公开的工艺流程为:大米、配比、洗米、浸泡、磨浆、脱水、搅拌、捣碎、挤捏、蒸胚、榨条、时效、复蒸、时效二、梳条、烘干、切割、称质量、包装、成品。

同时还公开了采用射流洗米机进行洗米的技术方案,并阐述了射流洗米机的工作原理;还对烘干步骤采用依次要经过预备干燥阶段、最后干燥阶段和最后干燥阶段的3个区间,并且在预备烘干阶段控制温度为24-30℃,湿度为60-70%,烘干时间为总烘干时间的15-20%、主干燥阶段为米线干燥的关键阶段,该阶段分为保湿出汗阶段和升温降温阶段,控制温度为34-40℃,湿度为85-90%,干燥时间为总烘干时间的60-70%、最后干燥阶段控制温度为32℃降温至常温,湿度为70-75%,烘干时间为总烘干时间的15-20%。

并认为权利要求1记载的内容与上述对比文件之间的区别技术特征在于:权利要求1限定了食盐添加时机和添加量;米线干燥的方式与对比文件不相同。继而直接得出,本申请文件实际需要解决的技术问题是:如何提供工艺步骤更具体的米线生产方法。继续阐述:米浆中加入食盐属于常规技术手段,食盐量可以根据米线品质而常规调整,晾干与烘干均属于常规干燥方式,烘干能耗高,速度快、干燥度过高、米线易断、水分低等,本领域技术人员可考虑采用晾干。因此,权利要求1记载的方案不具备创造性。

鉴于这样的审查意见,申请人以及笔者当然不能接受,很显然,在这里面,审查员老师犯了对技术问题的直接上位概括,对原料成分以及工艺步骤的简单添加或者删减,造成对技术方案的理解上存在着明显的偏差。因此,笔者经过与申请人的技术人员充分沟通之后,再次重新对原始申请文件的内容进行梳理,并对原始申请文件进行修改之后,回复审查员所发出的审查意见。

修改后的权利要求1的内容记载大致如下:

1.一种米线生产方法,由洗米、打浆、生产米线和晾干步骤组成,其特征在于:在打浆完成后,向米浆中加入米干重0.15%-0.25%的食盐;所述的洗米是用水泵冲洗8-12min。即就是将原权利要求书的权1和权2合并。

合并后,笔者对审查员的审查意见回复如下要点:

(1)区别技术特征是洗米完成后开始打浆,对比文件是需要洗米-浸泡-磨浆;打浆完成后再加入食盐且控制加入量,对比文件无食盐加入;对比文件未公开晾干,也没有公开洗米采用水泵冲洗时间。

因此,本发明创造与对比文件的区别技术特征并不单单是审查员所声称的区别技术特征。

(2)技术问题上存在着差异:经过对米线生产工艺改进,更大程度改善传统米线加工能耗高、工艺复杂、生产周期长、生产成本高,且所得的米线口感差、容易混汤、粘口、保质期较短的缺陷。然而并不是审查员简单所说的对米线生产工艺步骤更具体的实现。

(3)结合区别技术特征,阐述本发明创造相对比文件实际解决的技术问题是:防止米香味散失严重,导致制备出来的米线口感较差,品质较差的缺陷。鉴于该实际需要解决的技术问题:阐述洗米完成之后就进入打浆,避免浸泡过程而影响米被浸泡过透而致使淀粉水解更为彻底,继而影响米线清香味而影响口感(当然,这点是已经在说明书中明确的进行了说明,同样这一点也说明,对于技术特征所能够起到的作用在说明书中进行详尽阐述的必要性),同时,结合公知常识进行补强说明:米通过浸泡后,将会发生粉化,甚至严重的用手一捏就会出现粉末状,继而影响米中的韧性和香气,导致口感较差。

同时,食盐是米粉加工常用的添加剂这种观点是能够被认同,但是对于食盐添加量的多少以及添加时机的不同,将会影响食盐进入米粉中后的口感和品质发生变化(这点是公知常识),然而,食盐加入之后,增加了钠离子、氯离子进入到米浆中的成分,使得将会作用淀粉,造成整体营养组成结构发生变化,因此,加入时机上的不同,就会导致添加的食盐对米的作用程度不相同,继而影响口感,因此,时机和添加量的控制,能够有效的改善米浆的效果。

再者,审查员认为的洗米时间控制所起的作用是:洗米干净、彻底;然而,在本发明创造中却明确了洗米时间控制不仅是需要考虑干净、彻底干净的前提,但是还需要避免米在冲洗过程被浸泡过透而影响米的口感和清香味,因此所起作用并不等同于对比文件。这就导致了在本发明创造中根本无需浸泡处理工艺步骤,明显地与审查员认为的具体化米线加工工艺等技术问题是完全相悖的。

同时,再阐述干燥工艺不同,不仅是降低能耗考虑,而且还需要米线中成分发生相互作用而达到改善米粉口感,并具体参数了其中的水分散失与否的机理,同时采用时间控制和水分含量控制,并结合包装前的灭菌工艺,达到改善口感和保证质量。

进而阐述:本发明创造相对对比文件来说,其在整体上(引入关于审查指南中创造性评述标准的要求)考虑来说,其在将米冲洗后直接进入打浆步骤,而避免浸泡步骤,同时控制食盐加入量以及加入时机,考虑干燥工艺以及步骤的结合,使得米线的口感、品质等得以保障,相比对比文件1来说:更加简化了米线加工工艺流程,缩短了周期;简化了工艺步骤,降低生产成本;同时,利用“去掉”浸泡步骤的工艺,实现了米香味的大量保留,继而提高口感和品质。因此就具有创造性,满足专利法第二十二条第三款的规定。

在提交完第一次意见陈述之后,审查员继续开展了审查,并随即发出了第二次意见,大致内容如下:

1、原始申请文件的权1是开放式撰写,因此浸泡操作并未列入区别技术特征;即使排除不包括浸泡步骤,然而在对比文件中却公开浸泡作用是让米粒按工艺吸收水分,软化米粒组织,直至用手可见米粒捏碎;磨浆机的主要作用是把已经浸泡好的大米加入适量水制备成细粉浆。可见浸泡的目的是为了进行磨浆而使米粒吸水、软化,且对比文件经浸泡所得米粉仍具有色泽米白色、光亮透明、气味正常、无酸味、无霉味和其他异味等特征,继而认为浸泡并不会导致米线口感较差而容易出现混汤和粘口的现象;本身通过水泵冲洗也有水消耗量过大的问题。

2、食盐加入时机和量为技术人员生产含有食盐的米线,为利于固态食盐的溶解和在米线中的均匀分散而常规试验调整和有限试验得知。

3、对比文件公开了射流泵高速水流作用下,米粒和米粒之间、米粒和水之间不断发生摩擦、翻滚,使得米粒表面会冲洗很干净,达到洗米目的,而洗米时间等可根据需要和洗米机器的水压操作特点进行常规调整。

4、干燥方式可以根据米线要求以及所设设备的购买情况,而将晾干与烘干之间相互代替。

鉴于上述审查意见,申请人当然更不可能认同,因此,通过对通篇阅读并理解之后,重新开展对原始申请文件中的技术要点梳理并挖掘,进而在原始申请文件的基础上,再次作出修改权利要求(实质无需修改即可答复)后,作出意见陈述。

在给出第二次审查意见的具体回复内容前,笔者先提供一下案例的具体情形:经对原始说明书所记载的内容进行认真的阅读与分析吗,得知:在原始说明书文件中记载的相关实施方式中,均包括了“晾干至一定的水分含量后,再将其转入灭菌箱中进行灭菌处理并包装贮存”的工艺步骤,继而达到“口感舒适”的技术效果。

鉴于这一点:申请人及笔者在处理该案件时,经过认真的分析和考虑之后,结合专利法及其实施细则李曼的相关规定,认为:关于“转入灭菌箱中灭菌处理并包装贮存”的工艺步骤应当是本发明创造所需要的必要技术特征,因此,将对权利要求书修改,将第一次审查意见提交的权利要求书中的权1和权7合并为新的权利要求1,具体合并上去的内容为“所述的米线需经灭菌处理后进行包装贮存”。

而经过说明书通篇阅读,对于本发明创造中的米粉生产工艺,就只包含了本次修改后的权利要求1中的相关步骤:

1.一种米线生产方法,由洗米、打浆、生产米线和晾干步骤组成,其特征在于:在打浆完成后,向米浆中加入米干重0.15%-0.25%的食盐;所述的洗米是用水泵冲洗8-12min;所述的米线需经灭菌处理后进行包装贮存。

可见,在经过上述几次修改后,完整地将原始申请文件采用的开放式撰写的权利要求书撰写方式,修改成了封闭式撰写方式的权利要求书,且所修改的权利要求书成为封闭式之后,更能够准确定位本发明创造的创新点:采用工艺步骤的整体组合而形成的整体技术方案给米粉的口感、品质所带来的技术效果。

进而,通过对第二次审查意见中审查员所提出的相关内容进行一一回复,并着重强调技术方案整体所能带来的技术效果,同时阐述审查员在第二次审查意见中所提出的四个观点本身存在的缺陷以及正确的判断方式,最后该文件获得授权了。

从该案例的第一次意见陈述和两次的修改来看:①对于专利申请文件撰写过程中,采用开放式的撰写方式撰写权利要求,再利用答复过程对权利要求书可修改的范围而修改成封闭式的权利要求书撰写方式,这是能够被认同的。②将开放式撰写方式的权利要求书修改为封闭式权利要求书撰写方式,应当遵循发明创造实际研究与创造的内容来看,应当明确发明创造实际研发的必要技术手段,不然就会导致所申请获得的权利要求书保护范围受到局限,继而缩小保护范围。

以上案例是笔者刚从事专利代理行业时,亲自、单独完成的第一份案件的撰写到答复阶段的处理。望各位给予批评指正,下文将以该案例为例,针对第二次审查员所提出的疑惑进行创造性答复技巧分析。

文末提醒语:开放式权利要求向封闭式权利要求转变是可行的,却又是牺牲权利人利益的不明智的选择,因此,在开放式权利要求向封闭式权利要求转变时,代理人或者申请人,应当谨慎对待。




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