摘要
随着知识产权保护意识增强和人才流动越来越频繁，因此引发的职务发明专利权属纠纷案件激增，而此类案件的审理却尚未形成统一的标准，包括发明人的诉讼地位、实质性特点的认定、创造性贡献的认定、职务发明的认定等多项程序及实体问题，不同的法院甚至同一法院不同法官都可能有不同的理解和处理。笔者尝试结合相关法律法规、司法案例，阐述对几个问题的思考，希望能提供可行的、合理的认定思路。
关键词：
专利权属纠纷职务发明实质性特点创造性贡献与本职工作的相关性现有技术抗辩
一、发明人的诉讼地位
（一）对于发明人的诉讼地位，各法院认识不一
对于原告主张的发明人与登记发明人不一致的职务发明创造专利权属纠纷诉讼中，发明人的诉讼地位——包括专利登记簿登记的发明人和诉讼中原告或被告主张的发明人，司法实践目前尚无统一标准，各地法院包括几个知识产权专门法院的认识不一，同一法院不同时期的认识也有差别，甚至于一个案件中的多个发明人竟也有不同对待。
例如，上海知识产权法院审理的（）沪73民初46号原告上海诺特飞博公司与被告上海华之邦科技公司专利权权属纠纷一案中，涉案专利的登记发明人为陈某、徐某、毕某、岳某四人，其中陈某、徐某经法院通知作为无独立请求权的第三人参加诉讼，而同为登记发明人的毕某、岳某却未作为当事人参加诉讼。
北京知识产权法院审理的（）京知民初字第号原告蒂龙科技公司与被告泰斯福德公司专利权权属纠纷一案中，登记发明人杨某和原告主张的发明人齐某均经法院通知作为第三人（未说明是无独立请求权的第三人）参加诉讼。然而，同为北京知识产权法院审理的（）京73民初号原告清华大学、原告北京环科公司、原告北京市环保研究院与被告北京泷涛公司专利权权属纠纷一案中，涉案专利的登记发明人郭某、刘某、陈某、潘某、肖某却均未作为诉讼当事人参加诉讼。
广州知识产权法院审理的（）粤73民初号原告惠州沃瑞公司与被告惠州市欣宇科技有限公司、被告刘立富专利权权属纠纷一案中，登记发明人刘立富则是作为共同被告参加诉讼。
通过上述几例可以看出，目前司法实践对职务发明引起的专利权属纠纷中发明人的诉讼地位，认识、处理比较混乱，有作为被告参加诉讼的、有作为有独立请求权的第三人参加诉讼的、有作为无独立请求权的第三人参加诉讼的、有作为证人参与诉讼的、也有未参与诉讼的。
发明人是否应当参加诉讼及其在诉讼中的诉讼地位，涉及管辖、遗漏当事人等严肃的、重要的审判程序问题，处理不当，极易导致不必要的审判程序错误，损害司法权威，增加当事人讼累。司法实践中也确实存在因发明人未参加诉讼而发回重审的情况。例如，（）粤民终号原告敦泰科技（深圳）有限公司与被告深圳磨石科技有限公司等专利权属纠纷案件、()豫民终号原告洛阳瑞昌环境工程有限公司与被告洛阳明远石化技术有限公司等专利权属纠纷案件，均因为登记发明人未参加一审诉讼且被一审判决认定不是发明人而裁定发回重审。
因此，明确发明人的诉讼地位、统一裁判标准，是因职务发明引起的专利权属纠纷亟需解决的问题之一。
（二）发明人应当作为无独立请求权的第三人参加诉讼
笔者认为，在上述纠纷诉讼中，无论是登记发明人还是原告或被告主张的发明人，其对涉案专利的权属并无独立的请求权，但是案件处理结果却直接决定了其是否享有涉案专利的发明人资格，即其是否享有作为发明人所享有的署名权和获得奖励、报酬等民事权利。所以，案件的处理结果，与发明人有法律上直接的利害关系。因此，在主张的发明人与登记的发明人不一致的职务发明专利权属纠纷中，发明人属于应当参加诉讼的、《民事诉讼法》第五十六条第二款规定的无独立请求权的第三人，享有相应的权利。
二、发明人的认定
依据《专利法》第六条的规定，若无约定的，非职务发明创作的专利权（或申请专利的权利）归属于发明人，职务发明创造的专利权（或申请专利的权利）归属于发明人的单位。因此，确定发明人或设计人是确定专利申请权或专利权归属的基础。因职务发明引起的专利权属纠纷，在登记的发明人与原告或被告主张的发明人不一致的情况下，应当首先查明、认定涉案专利的发明人，然后再进一步查明、认定涉案专利是否属于职务发明。
依据《专利法实施细则》第十三条的规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。因此，对于发明人的认定，最终应当落在“发明创造的实质性特点”和“作出创造性贡献”这两点认定上。
（一）发明创造的实质性特点
1、实质性特点及判断方法
对于发明创造的实质性特点，《专利法》仅在第二十二条第三款对专利创造性的规定中提及：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”《专利法实施细则》仅在第十三条对发明人的规定中提及：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。”因此，对于什么是“实质性特点”，如何认定“实质性特点”，《专利法》、《专利法实施细则》中均无明确的规定。
《专利审查指南》则在第二部分第四章第2.2节“突出的实质性特点”进行了阐释：“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。”从中，我们不难得出“突出的实质性特点”应当是：对所述技术领域的技术人员来说，发明创造相对于现有技术，非显而易见的区别技术特征。
《专利审查指南》紧接着在第二部分第四章第3.2.1节“突出的实质性特点的判断”详细说明了实质性特点的判断方法，通常按照三个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
对于外观设计专利而言，根据《专利法》第二十三条第二款：“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”《专利法实施细则》第十三条对发明人的规定中所述的“实质性特点”，应当是指：外观设计专利相对于现有设计或者现有设计特征的组合，具有明显区别的设计特征。《专利审查指南》在第四部分第五章第6节“根据专利法第二十三条第二款的审查”中，对此进行了详细阐释。
2、据以认定实质性特点的资料
前文已述，《专利法实施细则》第十三条所述实质性特点应当是：对所述技术领域的技术人员来说，发明创造相对于现有技术，非显而易见的区别技术特征（外观设计专利则为区别设计特征）。那么，要认定实质性特点，势必先确定“现有技术资料”的范围，然后根据“现有技术资料”所确定的现有技术，确定涉案专利相对于现有技术的“非显而易见的区别技术特征（外观设计专利则为区别设计特征）”——即实质性特点。
笔者认为，现有技术资料的范围应当主要限于专利文本、专利审查档案和包括无效宣告决定书在内的专利无效宣告档案。除公知常识外，一般应以记载于专利文本、专利审查档案、专利无效宣告档案中的现有技术为限。理由如下：
（1）在专利审查或者无效宣告程序中判断专利的实质性特点，其目的是为了评价专利的创造性，是通过与现有技术对比，确定实质性特点的范围，以授予专利申请一个恰当的保护范围。因此，审查员或者无效宣告请求人可以选择专利申请日之前公开的任何一项现有技术。
不同于在专利审查或者无效宣告程序中判断专利的实质性特点的目的，在专利权属纠纷中，确定涉案专利的实质性特点并不是为了评价专利的创造性，评价专利的创造性是专利审查、专利无效宣告程序所要审查的问题、进行的工作，不是、也不应当是专利权属纠纷中所要审查的问题、进行的工作。在专利权属纠纷中确定实质性特点是为了确定发明人——即确定实质性特点“是什么”、并进一步确定谁对此作出创造性贡献，确定涉案专利实质性特点仅仅就是确定：专利文本或者专利审查档案、专利无效宣告档案所描述的实质性特点。专利权属纠纷中实质性特点的认定是找出专利文本、专利审查档案、专利无效宣告档案所描述的实质性特点的过程，并不是按照创造性的评价办法认定实质性特点的过程。
（2）专利文本、专利审查档案、专利无效宣告档案往往直接记载了涉案专利的背景技术、现有技术存在的技术问题、涉案专利解决技术问题的技术方案、以及涉案专利技术方案的有益效果等。这些内容都直接记载或反映了涉案专利技术方案区别于现有技术的实质性特点。相对于其他资料而言，专利文本和专利审查档案显然能够更准确、更直接地确定专利的实质性特点。
综上所述，一般而言，在专利权属纠纷中确定涉案专利的实质性特点，就是按照《专利审查指南》中突出的实质性特点的判断方法，呈现出专利文本、专利审查档案、专利无效宣告档案中所描述的实质性特点。
（二）作出创造性贡献
对于“作出创造性贡献”的涵义，《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》等专利法相关法律法规、司法解释、规范性文件等均无直接说明，仅《专利法实施细则》第十三条从相反方面简单表述了那些情况不属于“作出创造性贡献”的人：“只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”
司法实践中，也往往是运用《专利法实施细则》第十三条否定发明人身份，即通过否定对方所主张的发明人，以肯定自己所主张的发明人。但是，无论是正面认定还是反面否定，对于“作出创造性贡献”举证、查明、论述的核心都应当是：“争议发明人”的工作内容与专利实质性特点的关系。
但是，其中对于“创造性贡献”的认定原则、标准，笔者认为不宜片面地理解“创造性”，不应当片面的认为只有提出涉案专利技术方案的人才是“作出创造性贡献”人、才是发明人，而应当考量“争议发明人”的工作内容对专利实质性特点的形成所起的作用。因为，专利技术方案的形成是一个复杂过程，从技术问题的提出、解决思路、解决技术问题的技术手段的提出以及论证，到专利技术方案的确定、有益效果的论证或验证，其中的每一步都有可能是该技术方案形成关键。例如，某设备的某部件经常损坏，且这个问题已经存在很久，但是大家都没有搞明白为什么会出现这样的问题，A公司甲某通过大量的试验和长时间地思考，终于发现技术问题所在；A公司乙某得知甲某发现的技术问题后，提出了解决方案，形成了新的技术方案。那么对于该新技术方案，甲某、乙某都应当是发明人，因为对于该新技术方案，技术问题的发现也是该新技术方案形成的难点和基础，此时，技术问题的发现就应当属于“作出创造性贡献”。
（三）关于发明人研发能力的问题
关于发明人研发能力的问题是很多专利权属纠纷涉及甚至作为争议焦点的问题。因为事实上也确实存在很多这样情况，员工甲从A公司离职，入职B公司后作出发明创造，B公司为了规避专利权属纠纷或者其他原因，就在申请专利的时候不将甲登记为发明人，而将未参与发明创造的乙登记为发明人。这样，在专利权属纠纷诉讼中，A公司就可能主张乙没有研发能力，不可能对专利的实质性特点作出创造性贡献，不是实际发明人；同时提供其它证据证明甲是专利的发明人。以此达到最终单独享有专利的诉求。
笔者认为，所谓专利的研发能力就是解决现有技术中技术问题的能力，具备相应的技术知识，能够运用掌握的技术知识、经验解决技术问题，就具备相应的研发能力。对于研发能力的认定可以从以下三个方面综合考虑：
（1）“争议发明人”自身的研发能力。主要是查明“争议发明人”的学习、培训、工作、研发等经历，是否使得“争议发明人”具备研发涉案专利技术方案的可能性。
（2）通知“争议发明人”参加庭审或调查，通过询问、发问了解“争议发明人”对涉案专利技术方案以及相关专业知识、问题的了解、掌握情况，进一步查明“争议发明人”的研发能力；同时通过“争议发明人”对涉案专利研发过程的描述与回答，判断其参与发明创造研发的可能性。
（3）除综合考虑上述两方面外，还应当考虑“争议发明人”的研发能力与涉案专利技术方案所需求的研发能力相适应的问题。例如，对于某些技术方案较为简单的专利，可能并不需要多高的研发能力，有可能是接触本行业时间不长的人在发现技术问题后，根据生活、工作经验就能够解决的。此时，就不宜因为“争议发明人”没有相关学习和研发经历，就否定其发明人身份。
三、职务发明的认定
依据《专利法》第六条 款、《专利法实施细则》第十一条的规定，职务发明共分为四种情形：
①在本职工作中作出的发明创造；
②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；
④主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。
此处之所以详细区分上述四种情形，是因为司法审判实践中，很多原告在诉讼中只是笼统的主张依据《专利法》第六条、《专利法实施细则》第十一条的规定，而不区分具体属于哪一种情形，甚至部分判决也未进行认定。职务发明的四种情形，其中第①、②、③项是相互排斥的，即第①、②、③种情形中任意两项都不可能同时出现。职务发明的四种情形就是四项不同的事实，而案件的事实只有一个。原告的主张未进行具体区分，就是主张的事实不明确；法院判决未查明具体属于哪一种情形，就是事实认定不清楚。因此，明确具体的情形，是法院依法查明事实的必然要求和结果。
1、在本职工作中作出的发明创造的成立要件
a.“本职工作”，首先，本职工作的范围应是发明人或设计人的职务范围，即具体的工作责任、工作职责的范围，而不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的业务范围。2其次，本单位包括一些临时性单位，比如因实现工作所需而存在的一些借调人员和聘用人员的本单位应分别指借调单位和聘用单位。3
此外，该要件同时包含了“在职期间”这一条件——即涉案专利技术方案形成时发明人与单位之间是用工关系。
b.“作出”，即发明创造已经完成，已经形成完整的涉案专利技术方案。
2、履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造的成立要件
a.“本单位交付的本职工作之外的任务”，提出或者研发涉案专利技术方案是发明人完成单位交付任务的要求，该要件同样包含了“在职期间”这一条件；
b.“作出”，即发明创造已经完成，已经形成完整的涉案专利技术方案。
3、离职后1年内作出的、与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的成立要件
a.“离职后1年内作出”，涉案专利技术方案离职后1年内形成的。此处，是专利技术方案的完成时间，而不是申请专利的时间。
此外，“1年内”这个时间限定需严格执行，对于“1年内”的起算时间应以正式办理完退休、调离手续或劳动关系终止协议生效之日起计算。4若已经超过“1年内”的，则应直接认定不属于职务发明，不用再考虑相关性。
b.“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”。
对于“有关”，即发明创造与原单位本职工作或原单位分配的任务的相关性，笔者认为有三点需要探讨：
（1）应当是与本职工作或者分配任务的“具体工作内容”有关，是紧密的、具体的相关，而不是工作部门、工作岗位这种笼统的相关。例如，本职工作或者分配任务是发动机研发，研究人员离职后作出的与有关发动机的发明创造，应当属于“有关”；而研究人员离职后作出的有关轮胎的发明创造，就不应当属于“有关”。
对于该点，前文所述第①、②种情形中“本职工作”、“单位分配的任务”应当同样适用。
（2）与涉案专利的相关性应当是与涉案专利所属技术领域相关更为合理，而不应当以与涉案专利具体技术方案的相关。例如，本职工作是汽车轮胎结构的研究人员，离职后作出的与有关汽车轮胎材质的发明创造，应当也属于“有关”。
（3）除了本职工作内容或者分配任务内容的相关性外，还应当考虑时间的相关性，应当是“离职前适当时期”的本职工作内容或者分配任务内容与涉案专利有关。例如，甲某年至年一直在A公司工作，工作岗位经过数次变动，也曾经在研发部任职负责汽车发动机研发，但是离职前2年一直在人事部从事人事管理工作，此时显然就不应当认定甲某离职后1年内的与关于发动机的发明创造与原单位的本职工作有关。
至于“离职前适当时期”应当多长才合适，笔者认为本法条中“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的”已经给出了可参照的合理期限——即1年。
4、主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造成立要件
根据《专利法》第六条的规定，利用单位物质技术条件所完成的发明创造，如果双方当事人有约定的，则发明创造的归属按照约定确定。所以，在判定“利用物质技术条件”是否构成职务发明时，首先应当审查单位与员工之间是否有约定，在没有约定的情况下，再对是否主要利用物质技术条件进行判断。5
主要是利用本单位的物质技术条件，是指主要是利用本单位的物质技术条件，包括：资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等所完成的发明创造。例如，涉案专利就是本单位的技术秘密，或者主要是基于本单位的技术秘密进一步研发；或者涉案专利的形成关键在于需要专有设备的大量实验，而涉案专利是基于发明人使用本单位专有设备进行大量实验后所完成；或者某种试剂专利，其使用的几种原材料价格非常昂贵且不易获得，研发中均是由单位提供原材料进行实验的，等。此类职务发明创造即便与发明人在本单位的工作任务无关，但是由于发明人在研发过程中，必须依赖单位的资金、设备、零部件等物质技术条件，为了保障单位的经济利益，法律规定此类职务发明创造归属于单位。
需要注意的是，此种情形的发明创造，无论是涉案专利技术方案是什么时间完成的——即便离职超过1年，均归属于单位。例如，即便已经自原单位离职3年，只要发明人的发明创造主要是利用其在原单位工作期间的实验数据完成的，发明创造就仍归属于原单位。
四、现有技术/设计抗辩
现有技术/设计抗辩是专利侵权诉讼中的一项不侵权抗辩制度。但是，在专利权属纠纷中，被告也时常会提出所谓“现有技术抗辩”，即涉案专利技术属于现有技术，原告无权据为自有；或者涉案专利为现有技术、没有实质性特点，那么原告主张的发明人自然就不是对实质性特点作出创造性贡献的人。因此，原告的主张不成立。
例如，在（）苏05知初号原告牧野机械（苏州工业园区）有限公司与被告苏州兮然工业设备有限公司等专利权权属纠纷案件中，被告提出涉案回转干燥窑炉设备技术方案属于公知技术的抗辩意见，苏州中院在判决书中明确专利权属纠纷不适用现有技术抗辩，对该抗辩意见不予审查； 人民法院在二审判决也持相同观点。
在（）沪73民初15号原告杭州埃杜尔威特泵业技术有限公司与被告上海德耐泵业有限公司专利权权属纠纷案件中，尽管原被告均未提出涉案专利因属于现有技术而不应授予专利权，但是原告提交的证据以及原告的当庭陈述证实：“被告将原告公开销售多年的EDUR多相流泵产品的技术方案向国家知识产权局申请了专利”，且“已经在中国市场销售多年，只要购买者拆开机器通过观察内部结构即可获得系争的技术方案”。上海知识产权法院就直接根据该查明的事实，认定涉案专利的技术方案在专利申请日之前已经被公开，属于现有技术，原告不能将已经进入公有领域的现有技术据为己有，原告主张涉案专利权归属于自己缺乏事实与法律依据，最终驳回原告的诉讼请求。
笔者认为，现有技术抗辩不应当适用专利权属纠纷诉讼，理由如下：
（1）专利侵权诉讼中现有技术抗辩与专利权属纠纷中的“现有技术抗辩”有着根本区别。
专利侵权诉讼中现有技术抗辩，是将被控侵权技术方案与现有技术进行对比，并非专利技术方案与现有技术的对比。因此，专利侵权诉讼现有技术抗辩，并不审查、评价专利的新颖性，未超出民事诉讼的审查范围。
专利权属纠纷中的所谓“现有技术抗辩”，是专利技术方案与现有技术的对比，是对专利的新颖性的审查、评价，而对专利新颖性的审查与评价不属于民事诉讼的审查范围。
（2）专利侵权诉讼中现有技术抗辩制度是《专利法》第六十七条明确规定的，而在专利权属纠纷诉讼适用“现有技术抗辩”没有法律依据。
（3）前文已述，专利权属纠纷中实质性特点应当是“专利文本、专利审查档案、专利无效文档”“所描述”的实质性特点。那么，使用“专利文本、专利审查档案、专利无效文档”之外的现有技术资料，确定专利与现有技术的区别，事实上已经远远偏离了专利权属纠纷中认定实质性特点的目的。
（4）专利权属纠纷中，如果“现有技术抗辩”成立，得到是一个看似正确、实则有失公允的判决结果，因为此时的判决结果是“驳回原告的诉讼请求”，然而，该判决结果事实上却同时维持了“涉案专利权归被告所有”这一状态，这明显与判决所依据的“涉案专利属于现有技术，不应当归属于原被告任何一方”的原理相悖，显然有失公允。
以上是笔者对于职务发明专利权属纠纷实务中几个问题的粗浅思考。野人献曝，意在抛砖引玉，希望能引发大家对此的更加成熟的思考和探讨。
参考文献
1、刘春田：《知识产权法》，北京：中国人民大学出版社，年，第页。
2、程永顺：《中国专利诉讼》，北京：知识产权出版社，年，第页。
3、王玉国：《论职务发明人的权益保护》，载于《科技信息（学术研究）》，年总第24期，第45页。
4、参见吴艳：《论职务发明纠纷解决机制》，载于《中国软科学》，年第3期，第9-11页。
5、参见叶建平、刘宇：《职务发明创造的专利权利之研究》，载于《北京科技大学学报》，年3月第2期，38-41页。
本文年10月发表于《河南科技》第28期。
预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇