原创:易继明中国知识产权报
——从 人民法院知识产权法庭集中宣判周 一案谈司法权与行*权的博弈
人民法院知识产权法庭(简称“ 院知产法庭”)于年12月9日至13日开展了集中宣判周活动,对部分“有标杆意义”的案件进行集中公开宣判。毋庸讳言,这样的活动本身就具有“标杆意义”。姑且不论这种声势浩大的运动式集中宣判活动是否真的能够达到预期目的,单就 一案“收官之作”的二审判决而言,就有颇多值得商榷之处。
12月13日, 院知产法庭对申请号为.0,发明名称为“结合分子”的专利复审行*纠纷案件进行了公开宣判。该案专利申请人伊拉兹马斯大学鹿特丹医学中心不服国家知识产权局作出的复审决定,由此引发专利行*诉讼。
一、关于“专利实质审查的一般规律”
二审判决指出,“根据专利实质审查的一般规律,原则上可以先审查判断专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件,在此基础上再进行新颖性、创造性的判断,否则可能导致新颖性、创造性审查建立在不稳固的基础上,在程序上是不经济的。”专利实质审查的一般规律到底如何,什么样的程序是经济的,我想这个问题,稍微了解专利审查常识的人,恐怕都不会作此论断。
《专利审查指南》第二部分第八章第2.2节“实质审查程序中的基本原则”之(3)程序节约原则中规定:对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。在第4节“实质审查”中有关“全面审查”内容中进一步明确,一般情况下,首先是审查申请的主题是否属于不授予专利权的情形;是否满足技术方案、实用性的要求;说明书是否充分公开请求保护的主题。然后审查权利要求所限定的技术方案是否具备新颖性和创造性;权利要求是否以说明书为依据……。这里虽明确了“一般情况”,但考虑到申请人对自己的发明内容有尽早知悉是否存在授权前景的迫切需求,在审查实践中,审查员基于案情选择恰当的审查策略、以便为申请人提供有关新颖性和创造性等更为实质性审查意见的做法是值得鼓励的。因此,当基于同一技术事实可以选择多个不同法律条款时,审查员一般会优选有证据支持的条款,为申请人提供关于授权前景的预判。本案判决所认为的“专利实质审查的一般规律”,并非专利审查实践中的一般规律。在充分把握发明实质的基础上,准确评价其技术贡献才是最重要的审查内容,这一点从专利法的规定中也可以窥知端倪。专利法第二章“授予专利权的条件”共包括四条,分别为发明与实用新型的“三性”条款、外观设计的授权条件条款、新颖性宽限期条款,以及不授予专利权的客体条款。可见,“授予专利权的条件”一章中规定的“三性”条款,是实质审查过程中最重要的内容。
因此,专利实质审查的一般循序,首先鼓励的是对发明创造的技术贡献进行评价,以便解决争议实质。即便权利要求中存在其他问题,只要不影响对新颖性和创造性进行评价,一般也会先评价其新颖性和创造性。例如,当权利要求存在没有以说明书为依据的情形时,并不是先以专利法第二十六条第四款作出审查意见,而是首先对其新颖性和创造性进行评价,以便尽快解决实质争议,提高审查效率。不仅我们国家如此,其他国家和地区也是如此。
本案判决中对专利审查的一般规律进行的描述,似有对《专利审查指南》这一部门规章的内容进行质疑之意。部门规章的制定过程属于“授权立法”的性质,法官在判决中虽然可以对包括授权性立法的法规及部门规章进行合法性,乃至合宪性审查,但本案判决显然超出了合法性审查的范畴,也不属于法官应当裁判的内容,更何况这种所谓的“专利实质审查的一般规律”,可能恰恰违背了专利实质审查的基本常识。
二、关于“纠正审查偏向”
院宣判当日的官方