企业或个人通过发明专利可以保护发明成果，并可以占据新技术及其产品的市场空间。发明专利需要通过实质审查才能授权，在审查实践中，当审查员采用公知常识进行创造性评述时，对公知常识的认定及说理是发明人或代理师进行创造性答复的难点问题之一。
1.公知常识的概念以及使用
在现行的专利法、专利法实施细则中都没有对公知常识进行明确定义，仅在《专利审查指南》中对于公知常识进行了解释。从《专利审查指南》的记载可知，公知常识通常为本领域中的惯用手段，在教科书、工具书（技术词典或技术手册）等中披露的解决技术问题的技术手段等。
公知常识的认定涉及发明申请是否能够获得授权。在新修改的《专利审查指南》第二部分第八章中规定：“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决做出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明”。
新修改的专利审查指南虽然规范了审查员在创造性评述中对公知常识的使用，有针对性地强化举证责任，但是，“通常”是指在大多数的情况下，新修改的《专利审查指南》没有要求审查员必须对所认定的公知常识进行举证，审查员仍然可以通过说明理由来进行证明。
目前，如果公知常识为教科书、工具书等记载的解决技术问题的技术手段，审查员通常会举证；如果公知常识为解决技术问题的惯用技术手段，则在大多数的情况下，审查员借助逻辑分析和说理的方式来进行证明，这将导致审查员对于公知常识的认定带有一定的主观性。
2.关于公知常识的审查意见的答复策略
《专利审查指南》给出了用于判断创造性的三步法，具体为：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；③判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。审查员通常在认定区别技术特征为公知常识之后，直接认定存在技术启示，进而否定创造性。笔者认为，“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”在创造性判断中是非常重要的，能够直接影响发明申请是否具有创造性的结论。审查员有时会对区别技术特征实际解决的技术问题进行概括，使用一个更上位的技术问题作为本发明实际解决的技术问题，支持其认定公知常识的正确。
在对关于公知常识的审查意见进行答辩时，需要判断审查员确定的区别技术特征是否正确，在确认区别技术特征正确的基础上（可以修改权利要求，增加区别技术特征），重新认定该区别技术特征实际解决的技术问题，将重新确定的技术问题与公知常识的效果进行比对，确定该区别技术特征在本发明申请中所起的作用或所获得的技术效果。
在重新确定区别技术特征所要解决的技术问题时，如果本发明申请没有明确记载该重新确定的区别技术特征所解决的技术问题和所起的作用，则应当结合整体技术方案来确定技术问题以及所起到的作用，即考虑该区别技术特征在整体技术方案中所起的作用和获得的技术效果，避免上位化的技术问题导致针对创造性的判断得出与实际情况相反的结论。在判断区别技术特征是否属于公知常识时，除了判断区别技术特征是否是公知常识外，还需要判断区别技术特征在本发明中实际所起的作用或所获得的技术效果是否与所认定的公知常识的作用或所获得的技术效果相同。需要注意的是，在判断区别技术特征是否确实属于公知常识时，必须将所要解决的技术问题和实际的技术效果结合，不能脱离该发明申请的整体技术方案而单独考虑区别技术特征是否为本领域的公知常识。
下面将通过结合具体复审案例，对关于公知常识的审查意见的答复进行说明。
2.1案例一
发明申请（申请号.9）请求保护一种电气柜温度湿度控制系统和方法。在实质审查中，审查员以不具备创造性为由针对全部权利要求做出了驳回决定。审查员在驳回决定中认为，权利要求1相对于对比文件1具有区别技术特征，解决的技术问题为：“调节膨胀阀的开度而调节凝露点的温度”，并将区别技术特征确定为本领域的惯用技术手段。
发明人提出了复审请求，没有修改权利要求。在复审请求中，发明人认为审查员确定的区别技术特征所解决的技术问题有偏差，重新确定技术问题以及技术效果，陈述了权利要求1具有创造性的理由。
复审委员会合议组支持了发明人的意见，重新确定了该区别技术特征实际解决的技术问题为：如何对电器柜内部除湿和去除冷凝水。复审委员会合议组认为，对比文件1公开的控制过程中不产生冷凝水，不存在解决技术问题“如何对电器柜内部除湿和去除冷凝水”的需求，并且，没有证据证明上述的区别技术特征属于本领域的惯用手段，并且，实施区别技术特征能够达到对电器柜内部的湿度进行控制且不损害电器柜内部电子元器件的效果。
最终，复审委员会撤销了驳回决定。本发明申请最终被授权。
案例一小结：
在进行答辩时，如果遇到关于将区别技术特征确定为惯用技术手段的审查意见，不需要过多纠结应该由谁举证的问题，重点结合创造性判断的“三步法”分析审查意见，确认审查员确定的区别技术特征是否正确，并判断审查员确定技术问题的时候是否使用了上位的概括；如果审查员确定的技术问题不合适，则需要重新确定区别技术特征实际解决的技术问题，并确定该区别技术特征在本发明申请中所起的作用或所获得的技术效果。
2.2案例二
发明申请（申请号.6）请求保护一种定时任务信息的存储方法和装置以及定时任务的调度方法。在实质审查中，审查员以不具备创造性为由针对全部权利要求做出了驳回决定。审查员在驳回决定中认定，权利要求1相对于对比文件1具有区别技术特征，解决的技术问题为：“如何根据任务的时间特征，将任务存储在十字链表中”，并将区别技术特征确定为计算机领域的惯用技术手段。
发明人提出了复审请求，没有对权利要求进行修改。在复审请求中，发明人认为审查员确定的区别技术特征有偏差，重新确定了区别技术特征，以及该区别技术特征实际解决的技术问题，并确定该区别技术特征的技术效果，陈述了权利要求1具有创造性的理由。
复审委员会合议组支持了发明人的意见，重新确定了权利要求1与对比文件1的区别技术特征，确定该区别技术特征实际解决的技术问题为：节省存储空间、降低链表的计算量。复审委员会合议组认为，对比文件1不存在解决技术问题“节省存储空间、降低链表的计算量”的需求和动机，没有证据证明该区别技术特征属于本领域的惯用手段，不能从现有技术中获得结合启示，并且实施区别技术特征能够达到节省存储空间，降低链表计算量的有益效果。
最终，复审委员会撤销了驳回决定。本发明申请最终被授权。
案例二小结：
在进行答辩时，如果审查员确定的区别技术特征不正确，则重新认定区别技术特征，并重新认定的区别技术特征实际解决的技术问题，以及所起的作用或所获得的技术效果，争辩现有技术并未给出将该区别特征应用到该对比文件以解决其存在的技术问题的启示，并且取得了有益的技术效果，因此该权利要求具有创造性。
2.3案例三
发明申请（申请号.5）请求保护一种空调控制方法、空调及人体检测装置。在实质审查中，审查员检索出一篇对比文件，最终做出了驳回决定。审查员在驳回决定中认定，权利要求1相对于对比文件1具有区别技术特征，解决的技术问题为：“如何确定人体的位置”，并将该区别技术特征确定为本领域的惯用技术手段。
发明人提出了复审请求，修改了权利要求，重新确定了主要区别技术特征，该区别技术特征实际解决的技术问题：“空调如何根据位置信号确定人体位置”。在复审请求中，发明人认为对比文件1中的关于空调能够获取人体的位置并能调整送风方向的具体技术特征与该区别技术特征完全不同，对比文件1不存在解决技术问题“空调如何根据位置信号确定人体位置”的需求和动机，没有证据证明上述的区别技术特征属于惯用手段，并且实施区别技术特征能够达到准确检测到人体的位置等有益效果，因此，权利要求1具备创造性。
最终，复审委员会根据前置审查意见书的意见，撤销了驳回决定。本发明申请最终被授权。
案例三小结：
在进行答辩时，可以修改权利要求，重新确定区别技术特征并重新确定解决的技术问题，并确定该区别技术特征实际所起的作用或获得的技术效果，争辩现有技术并未给出将该区别特征应用到该对比文件以解决其存在的技术问题的启示，同时，该权利要求的技术方案取得了有益的技术效果，因此该权利要求具有创造性。
3.结语
在答复关于公知常识的审查意见时，结合“三步法”进行分析，需要考虑确定的区别技术特征、区别技术特征实际解决的技术问题以及区别技术特征在本发明申请中所起的作用或所获得的技术效果是否正确，用以判断区别特征是否是解决该技术问题的公知常识。另外，在区别特征为发明点特征的情况下，如果审查员将发明点特征认定为公知常识，则也可以同时请求审查员进行举证。
作者：春霞方亮
本文刊发于《中国高新科技》杂志年第23期
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